Тема: Лицензионный договор в международном торговом обороте

• Вид работы:
  Дипломная (ВКР) по теме: Лицензионный договор в международном торговом обороте
• Предмет:
  Другое
• Когда добавили:
  21.03.2012 2:23:33
• Тип файлов:
  MS WORD
• Проверка на вирусы:
  Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

• Полный текст:

  Содержание

  Введение                                                                                                                        

  Глава 1. Понятие, правовая природа лицензионного договора, источники правового регулирования:

  1.1.  Понятие и правовая природа лицензионного договора                                            

  1.2.  Виды лицензионных договоров

  1.3.  Источники правового регулирования лицензионного договора

  Глава 2. Содержание лицензионного договора:

  2.1.  Стороны лицензионного договора

  2.2.  Условия лицензионного договора

  2.3.  Обязательства сторон по лицензионному договору

  Заключение    

  Литература

  Введение

  Одной из характерных и показательных черт современной международной экономической жизни является интернационализация коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности. Причин этому явлению множество. Главнейшими из них стоит назвать, во-первых, глобальную взаимозависимость национальных экономик, обусловленную технологической революцией и появлением новых информационных технологий, и во-вторых, возросшую роль новых знаний, как факторов, предопределяющих в значительной мере прибыльность коммерческой деятельности и конкурентоспособность производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг.

  Технологический обмен оказывает все возрастающее влияние на экономическое развитие стран и обеспечивает ускорение его темпов. Передача технологий – один из основных факторов роста объема производства и производительности труда, способствующих повышению выпускаемой и созданию качественно новой продукции.

  Вовлечение результатов технического или иных видов творчества в хозяйственный оборот опосредуется помимо институциональных форм,  обязательственно-правовыми формами, в рамках которых и совершаются юридически значимые акты, отражающие динамику «вовлеченности» охраняемого результата в сферу экономического оборота. При этом сам результат, имеющий идеальную природу, ни в хозяйственном, ни в каком-либо ином обороте не участвует, а имеет место гражданско-правовой оборот имущественных прав на его использование.

   Реализация изобретений и технологических новшеств выступает в качестве одной из главных сфер приложения результатов научных исследований и разработок. Ведущей формой такой реализации является международная торговля лицензиями. Значительный интерес к подобного рода торговой деятельности обусловлен многими факторами, в частности, уровнем современного научно-технического развития, стремлением к внедрению наукоемких технологий, усилением конкурентной борьбы на мировом рынке.

  Экономические исследования показывают, что передача технологий на международной арене стала выступать одним из наиболее перспективных и действенных способов, обеспечивающих завоевание труднодоступных рынков. Подобное завоевание осуществляется посредством продажи лицензий с целью увеличения инвестиций и приобретения участия в создаваемых или уже действующих зарубежных предприятиях, особенно в тех странах, где не представляется возможным создание компаний с чисто иностранным капиталом.

  Кроме того, международное лицензирование позволяет преодолевать торгово-политические барьеры в иностранных государствах; содействовать расширению прямого товарного экспорта фирм-лицензиаров; ограничивать конкуренцию на мировых рынках и добиваться монопольного положения путем наложения запретов на сбыт лицензионной продукции вне оговоренной территории; расширять собственные научно-технические исследования по наиболее важным направлениям, экономя при этом на научно-исследовательских работах.   

  На сегодняшний день в практике международной лицензионной торговли наибольшее распространение получил лицензионный договор, как одна из главных форм опосредования передачи технологии. В современном деловом обороте лицензионный договор занимает ведущее место, и его значение постоянно возрастает. Авторы Международного кодекса поведения в области передачи технологии при его разработке подчеркнули значение технологического обмена в современных условиях и тем самым обратили внимание на большое значение лицензионных договоров.

  
  

  Глава 1. Понятие, правовая природа лицензионного договора, источники правового регулирования

  1.1. Понятие и правовая природа лицензионного договора

   В настоящее время в теории гражданского права сложились два подхода к определению понятия лицензионного договора: так называемая классическая теория лицензионного договора – концепция обязательств негативного характера и концепция обязательств позитивного характера.

  Сущность концепции негативного права лицензиата состоит в том, что лицензиар предоставляет лицензиату разрешение на использование запатентованного изобретения и тем самым лицензиар берет на себя обязательство воздерживаться от применения им как патентообладателем санкций по отношению к тому, кто использует изобретение. Таким образом, данная концепция изначально предполагала понимание лицензии как «специфико-патентного отношения»[1], в основе которого лежит разрешение использовать достижение, при отсутствии которого всякое использование было бы противоправно. При этом лицензионный договор является правовой основой предоставления лицензии, но не идентифицируется с ней[2].

  Согласно концепции позитивного права лицензиата «центр тяжести в современном лицензионном договоре – не в предоставлении разрешения, а в комплексе обязательств лицензиара по передаче технических знаний, опыта и оказанию помощи лицензиату в их использовании и применении»[3], т.е. по данному виду договора наряду с научно-техническим достижением передается полный «спектр» сопутствующих услуг: оказание технической помощи, поставка оборудования, материалов, сырья, проведение проектных работ.

  В доктрине и судебной практике высказывается и другое мнение, согласно которому предоставление лицензии означает предоставление лицензиату позитивного права использования патента[4].

  В настоящий момент концепция позитивного права лицензиата является общепризнанной в международной практике. Это обусловлено в первую очередь самой целью лицензионного договора – максимально способствовать непосредственному использованию научно-технического достижения. Представляется проблематичным достижение указанной цели только путем получения разрешения на использование объекта. Для сторон договора гораздо большее значение имеет возможность получения технической документации, секретов производства, проведение проектных и изыскательских работ, нежели использование охранных прав.

  На современном этапе сложился целый ряд законодательных определений лицензионного договора. При этом необходимо учитывать, что по большей части законодательное закрепление понятия лицензионного договора происходит на национальном уровне. Так, в ст.1235 Гражданского кодекса РФ закреплено, что по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства  в предусмотренных договором пределах.   

   В Правилах о приобретении и внедрении лицензий 1976 г., принятых в Республике Болгария, определено, что под лицензией понимается предоставление для использования защищенного и не защищенного правом иностранного изобретения, товарного знака, промышленного образца и методов создания новых сортов, видов, пород или гибридов растений и животных, а также «ноу-хау» на процессы и технологию производств изделий и материалов для производственного и личного потребления.    

  Но необходимо учитывать, что в законодательстве многих стран понятие лицензионного договора прямо не урегулировано. В Книге 35 Свода законов США (35 U.S.C.) закреплена лишь возможность передачи прав на использование научно-технического достижения. Патентный закон Германии содержит норму о том, что патентные права в полном их объеме или частично могут быть предметом исключительных и неисключительных лицензий. Таким образом, в законе прямо определена принципиальная возможность предоставления лицензий, но относительно формы и содержания нет никаких правил.    

  Что же касается правового закрепления понятия лицензионного соглашения в рамках Европейского Союза, то оно осуществляется на основании определения, данного в вводной части Регламента Комиссии ЕС № 240/96 от 31 января 1996 г. «О применении статьи 85 (3) Соглашения об образовании ЕЭС к некоторым категориям соглашений на передачу технологии»: «Патентными или ноу-хау лицензионными соглашениями являются соглашения, в силу которых одна из сторон, которой принадлежит патент или ноу-хау (лицензиар), разрешает другой стороне (лицензиату) эксплуатировать патент, таким образом лицензированный, или сообщает последнему ноу-хау, в частности для целей производства, использования или внедрения на рынке» [5].

  Столь же многочисленны и доктринальные определения лицензионного соглашения. Зачастую они существенно различаются меж­ду собой по самому подходу и пониманию лицензионных отношений, по полноте их охвата. Так, М.М.Богуславский, характеризуя лицензионные соглашения, отмечает, что по лицензионному договору за определенное вознаграждение предоставляется право на производство и продажу механизмов, оборудования, приборов, а также на использование технологических процессов или способов, в основу которых положены изобретения или другие научно-технические достижения[6]. Лицензией называется само разрешение на использование изобретения. Этот же автор дает более широкое понятие лицензионного договора: «Под лицензионным договором следует понимать договор, по которому одна сторона (лицензиар или лицензедатель) обязана обеспечить другой стороне (лицензиату или лицензеполучателю) такое положение, фактическое и правовое, при котором лицензиат практически может внедрить в производство и использовать определенное техническое решение на условиях и в пределах, установленных договором, а другая сторона обязана уплатить за это соответствующее вознаграждение или предоставить компенсацию в иной форме»[7].

  Французский юрист П. Рубье так определяет понятие лицензионного договора: «Договор о предоставлении лицензии — это такой договор, по которому владелец монопольного права на эксплуатацию лицензии предоставляет другому лицу полностью или частично свое право на эксплуатацию. Договор этого вида чаще всего бывает за вознаграждение и предполагает обязанность лицензеполучателя передать определенную сумму денег, как правило, в форме периодической арендной платы»[8].

  «Лицензионным договором является договор, по которому одна сторона - лицензиар предоставляет права для использования технических достижений на установленных в договоре условиях, а вторая сторона – лицензиат выплачивает установленное вознаграждение»[9].

  По мнению И.Д.Иванова и Ю.А.Сергеева,  под лицензионным соглашением в деловой практике зарубежных стран понимается соглашение, в соответствии с которым владелец патента (лицензиар) выдает своему контрагенту (лицензиату) разрешение (лицензию) в определенных пределах использовать свои патентные права, причем в этих пределах патент в равной степени защищает операции как патентовладельца, так и покупателя лицензии[10]. Представляется, указанное мнение недостаточно объективно. В основу договора положено предоставление разрешения (лицензии), что не совсем отражает специфику лицензионного договора. Сохраняя свое значение в качестве дополнительного обстоятельства, лицензии все больше отступают на задний план. По справедливому замечанию, Д.Пфаффа вряд ли кто-либо в состоянии использовать изобретение на основании только патентного описания. «Значение необходимых для этого дополнительных знаний взрывает изнутри содержание и объем лицензионного договора»[11].

  Таким образом, анализ предложенных понятий лицензионного договора позволяет сделать вывод о том, что определения, предложенные М.М.Богуславским, П.Рубье, Ю.И.Свядосцем, в большей степени удовлетворяет требованиям современного лицензионного договора: предоставление права на эксплуатацию технического достижения, создание условий, при которых лицензиат будет способен непосредственно использовать техническое решение, наиболее полно отражают динамический элемент, заложенный в концепции позитивного права лицензиата, выражающийся в длящемся характере обязанностей лицензиара по реализации цели договора и в наличии его обязанностей по обеспечению достижения этой цели.   

  В настоящее время  ни в законодательстве стран, ни среди ученых нет единой позиции в отношении юридической природы лицензионного договора. В судебной практике и литературе разных стран выдвигались различные концепции правовой природы лицензионного договора. В частности, во французской доктрине распространена концепция договора аренды. П.Рубье исходит из того, что в гражданском праве право на лицензию является не вещным правом, а кредитным. Лицензионный договор обладает всеми признаками договора аренды[12]. Другой французский юрист – Филипп Ноэль также рассматривает лицензионные договоры в качестве договоров аренды и применяет положения Гражданского кодекса, относящиеся к аренде[13]. Теоретики германской школы, в частности Г.Штумпф, утверждают, что особенности лицензионного договора не исключают возможность применения к нему норм, регулирующих договор аренды[14].

  Данный подход представляется спорным. С договором аренды лицензионный договор сближается по признаку самого понятия использования: по обоим видам договоров передается право пользования, право собственности же остается у собственника, но при этом необходимо учитывать разницу между передаваемыми предметами. По договору аренды в пользование передается какой-либо материальный предмет, а по лицензионному договору таким предметом является научно-техническое достижение.  Кроме того по договору аренды один и тот же предмет не может быть передан одновременно разным лицам, полностью независимым друг от друга, как это возможно при предоставлении права пользования простой лицензией.

  Лицензионный договор также не может быть признан договором купли-продажи. Лицензиар обязуется передать лицензиату не право собственности в его полном объеме, а только одно из правомочий: право пользования. При расщеплении права на отдельные правомочия нельзя говорить о его продаже, поскольку основополагающие правомочия остаются у лицензиата. Даже в случае предоставления по договору полной лицензии, лицензиар тем не менее остается носителем формального права в качестве собственника лицензии.  При заключении же договора купли-продажи покупатель становится собственником передаваемого по договору предмета. В этом и заключается принципиальное различие между указанными видами договоров. Более того, лицензионный договор представляет собой длящееся в течение определенного периода времени обязательственное правоотношение, в то время как договор купли-продажи, как правило, считается исполненным с момента выполнения встречных обязательств.

  В настоящее время почти ни у кого не вызывает сомнения положение о лицензионном договоре как договоре особого рода, sui generis. «Лицензионный договор – это особый, самостоятельный тип договора, органически включающий в себя условия различных видов договоров, но не совпадающий с ними»[15]. При решении проблемы, связанной с содержанием договора, М.М.Богуславский предлагает применять к нему общие принципы права, «выводить» правила поведения, регулирующие осуществление лицензионной торговли из соответствующих положений, относящихся к различным видам договоров: договора аренды, договора купли-продажи, договора простого товарищества и некоторых других.

  Однако представляется проблематичным отнесение лицензионного договора к определенному виду «смешанных договоров». Законодательные положения, регулирующие различные виды традиционных договоров, нельзя применять там, где из общеизвестных методов единственно возможно использование лишь аналогии закона, а в ряде случаев и аналогии права. Нельзя применять к лицензионным договорам требования гарантийных обязательств, которые существуют в купле-продаже товаров, нельзя в полном объеме применять положения о «качестве» передаваемой технологии. В этом и заключается специфика этого вида договоров. Возможна лишь аналогия с обязательным учетом особенностей предмета лицензионного договора.

  Таким образом, в настоящее время наблюдается потребность в создании системы правового регулирования данного вида договоров не только на национальном уровне[16] (а это очень важно в контексте вопроса применимого права в случае возникновения каких-либо разногласий), но и на конвенционном для унификации правил, регулирующих лицензионный договор, в рамках международного хозяйственного оборота.

                 

  2. Виды лицензионных договоров

  Классификация лицензионных договоров на базе выделения наиболее существенных их особенностей и признаков отражает связи и различия между ними, предоставляя возможность обоснованно сформулировать условия лицензионного соглашения, в том числе какие-либо его ограничения, а также обеспечить монопольные права контрагентов против третьих лиц.

  Международные лицензионные договоры можно классифицировать по следующим группам: во-первых, по предмету договора; во-вторых, по способу охраны предметов соглашения; в-третьих, по объему передаваемых прав.

  
  

  2.1. Классификация лицензионных договоров по их предмету

   

  Предметами лицензионных договоров являются нематериальные объекты. Передача по лицензионным соглашениям в некоторых случаях сопутствующих им материальных объектов (машин, приборов) не является целью этого вида договора и может осуществляться по другим самостоятельным договорам, заключаемым в дополнение к лицензионному.

  В хозяйственной практике предметами лицензионных соглашений, как правило, являются изобретения; промышленные образцы; право использования изобретений, промышленных образцов, товарных знаков;  ноу-хау. Исходя из этого, выделяют следующие виды.

   Во-первых, лицензионные соглашения на изобретения. Договоры, предметом которых являются только изобретения, на практике практически не встречаются. Как правило, наряду с изобретениями передаются и другие научно-технические достижения, ноу-хау, необходимые для практического использования результата интеллектуальной деятельности.

  Во-вторых, лицензионные соглашения на промышленные образцы. Этот вид, как и предыдущий, встречается редко. Обычно промышленные образцы являются предметами лицензионных договоров одновременно с изобретениями и (или) ноу-хау. Монопольное право на изобретение, использованное в объекте, может дополняться монопольным правом на промышленный образец, а в странах, где патенты на изобретения не получены, патент на промышленный образец может быть единственным способом защиты.     

  В-третьих, лицензионные соглашения на право использования исключительных прав патентообладателя. Во многих лицензионных договорах предметом является право использовать частично или полностью исключительные права лицензиара на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Необходимость в приобретении этих прав на изобретения по лицензионным соглашениям возникает обычно в следующих случаях. При заключении лицензионных соглашений на реализацию новой технологии, в которой будут использованы изобретения, защищенные патентами, в стране лицензиата и (или) в странах, предоставленных ему по лицензионному соглашению для экспорта лицензионной продукции. В данном случае право использования исключительных прав лицензиара будет являться предметом лицензионного соглашения наряду с изобретением и возможными другими предметами.

  Также приобретение этих прав на изобретения по лицензионным договорам  может потребоваться при необходимости реализации новой технологии, в которой использованы изобретения, охраняемые патентами в стране производства и (или) в странах предполагаемого экспорта новой лицензионной продукции, т.е. когда разработанные машины, приборы, материалы и способы их изготовления не обладают патентной чистотой[17] в указанных странах. В этом случае предметом лицензионных соглашений будет только право использовать исключительные права патентовладельца на изобретения, примененные в новой технологии и только в тех странах, в которых разработанные изделия являются непатентночистыми.

  Аналогичным образом предметом лицензионных соглашений может быть право использования исключительных прав обладателя патента (свидетельства) на промышленный образец или товарный знак. При этом необходимо учитывать, что если сами изобретения и промышленные образцы, право их использования могут быть предметами лицензионных договоров, то предметами лицензионных соглашений на товарные знаки являются не сами товарные знаки, а только право их использования.

  В-четвертых, лицензионные соглашения на ноу-хау[18]. В последнее время все большее значение имеют ноу-хау, которые довольно часто стали выступать в качестве самостоятельного предмета лицензионных договоров. Причем количество лицензионных соглашений, предметом которых является ноу-хау, превышает количество договоров на передачу изобретений или промышленных образцов.

  
  

  2.2. Классификация лицензионных соглашений по способу охраны их предметов

  
  

  В зависимости от обеспеченности или отсутствия правовой охраны объектов, составляющих предмет лицензии, все лицензионные соглашения делятся на патентные, беспатентные и комплексные.

  Патентные соглашения (лицензионные соглашения, обеспеченные патентной защитой) представляют собой соглашения, предметом которых является научно-технические достижения, на которые получены охранные документы в форме патента, предоставляющие исключительное право на изобретение. К патентным также относятся договоры на зарегистрированные промышленные образцы и товарные знаки.

  На практике к патентным соглашениям относят те соглашения, по которым передаются объекты, защищенные патентами как в стране лицензиара, так и в стране лицензиата, а также в странах, предоставленных ему по договору. И в случаях, когда в основе соглашения лежат изобретения, защищенные патентами в других странах, и в стране лицензиата патенты на изобретения, представленные по договору, не получены, следует  рассматривать такое соглашение как беспатентное.

  Разновидностью патентных лицензий являются принудительные лицензии[19]. Основные современные патентные законодательства мира содержат соответствующие положения о принудительной лицензии[20]. Нормы о принудительных лицензиях содержались уже в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. Достаточно детализированные положения о порядке и условиях выдачи принудительных лицензий предусмотрены в соглашении ТРИПС. Основу института принудительной лицензии согласно ст.31 соглашения ТРИПС составляют: во-первых, индивидуальное рассмотрение вопроса о необходимости разрешения на использование запатентованного объекта в каждом отдельном случае; во-вторых, разрешение дается только, если предполагаемый пользователь предпринял до этого все шаги  для получения разрешения на использование от правообладателя на разумных условиях, и если эти шаги в разумный период времени не дали положительного результата.

  Итак, под принудительной лицензией принято понимать лицензии, которые были выданы заинтересованным лицам по решению суда, патентного ведомства или государственного органа на изобретения, охраняемые патентами, помимо воли патентообладателя.

  В законодательстве зарубежных стран установлен конкретный срок для использования изобретений[21]. Если изобретение не используется в течение этого срока с момента выдачи патента, то после истечения этого срока любое заинтересованное лицо может обратиться в суд, патентное ведомство с просьбой о выдаче ему принудительной лицензии.

  Условия выдачи такой лицензии в разных странах различны. Среди них часто встречаются следующие. Во-первых, в предусмотренный срок патентообладатель не организовал производство продукции с использованием изобретения либо организовал его в недостаточном объеме.  В законодательстве таких стран, как Япония, Греция, допускается номинальное (не промышленное) использование изобретения (например, опубликование предложений о продаже лицензий). Во-вторых, в законодательстве Англии, Норвегии предусмотрено условие о невозможности организации производства продукции                          с использованием новых изобретений без применения ранее запатентованного изобретения.     В-третьих, патентовладелец отказывается заключить с заинтересованным лицом лицензионное соглашение на разумных, приемлемых условиях. Гражданский трибунал и апелляционный суд Франции, признав злоупотребление исключительным правом со стороны патентовладельца на изобретение, принял решение о выдаче принудительной лицензии. Суд мотивировал свое решение тем, что патентовладелец не организовал производство машин на территории Франции, тем более никто не препятствовал ему это сделать, а также обратившееся в суд заинтересованное лицо не смогло заключить лицензионный договор с этим патентовладельцем из-за его необоснованно завышенных требований.        

  Иски о выдаче принудительной лицензии в мировой практике очень редки: большая их часть судами отклоняется, и даже если они и рассматриваются, то положительные решения по таким делам носят единичный характер.

  Беспатентные соглашения (лицензионные соглашения, не обеспеченные патентной защитой) представляют собой лицензионные соглашения, по которым передаются предметы, не защищенные патентами в стране лицензиата и в странах, предоставленных ему по соглашению. Таким образом, предметами таких соглашений могут быть прежде всего ноу-хау, взаимосвязанные с ними научно-технические достижения и иные сведения, необходимые для исполнения лицензионного договора, а также незапатентованные изобретения, промышленные образцы.

  Разновидностью патентных и беспатентных лицензий являются перекрестные лицензии (взаимосвязанные, зависимые), сущность которых заключается в том, что по договору передаются изобретения, взаимно дополняющие друг друга и для использования изобретения, принадлежащего одному патентовладельцу, необходимо использование изобретения, принадлежащего другому патентовладельцу. В данном случае происходит взаимная передача прав патентовладельцев на свои изобретения, которая оформляется, как правило, двумя лицензионными соглашениями. По одному такому соглашению один патентообладатель является лицензиаром, а по второму – лицензиатом, соответственно другой патентовладелец по первому договору является лицензиатом, а по другому лицензиаром.

  Перекрестные лицензии могут быть как патентными, так и беспатентными. Разница заключается лишь в наличии патентной защиты изобретений.

  Комплексные соглашения (соглашения смешенного типа) имеют место в случаях, когда предметом лицензионного договора являются одновременно запатентованные и не обладающие патентной защитой объекты. Также о комплексных соглашениях принято говорить, когда в стране лицензиата на изобретения, передаваемые по договору, получены патенты, а в странах, предоставленных по лицензионному соглашению для непосредственной реализации технологии, такие изобретения не патентуются вообще. В данном случае в отношении страны лицензиата соглашение будет патентным, а в отношении стран, в которых будут реализованы изобретения, – беспатентными.

  Преимущество комплексных лицензий очевидно не только с технической точки зрения (в настоящее время одно изобретение весьма проблематично использовать без ноу-хау), но и с юридической: если патент на изобретение будет признан судом недействительным, то в договоре остается еще и ноу-хау, которое станет обоснованием для выплаты возмещения за использование изобретения[22].

  Таким образом, данная классификация позволяет обоснованно формулировать условия территориальных ограничений, обеспечивать монопольные права сторон в отношении предметов лицензионного соглашения против третьих лиц.

  
  

  2.3. Классификация лицензионных соглашений по объему передаваемых прав

   

  В настоящий момент в международной практике сложились следующие виды лицензионных договоров: простая лицензия, исключительная лицензия, полная лицензия и сублицензия.

  По договору простой лицензии лицензиар передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их лицензиату в пределах территорий, обусловленных соглашением, и на определенный срок, оставляя за собой право как самостоятельного использования предмета соглашения в том же объеме, так и выдачи аналогичных по условиям лицензий любым другим заинтересованным лицам.  Таки образом, лицензиару предоставлено право продажи нескольких простых лицензий разным лицам для  изготовления и продажи соответствующих изделий на одной и той же территории, и кроме того, самому осуществлять эти же действия.

  По договору исключительной лицензии лицензиар передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их лицензиату единолично в пределах территориальных ограничений, обусловленных соглашением, и на определенный срок, отказываясь от права продажи лицензий третьим лицам и от права самому использовать предмет соглашения в тех же пределах, что и лицензиат. Таким образом, лицензиар сохраняет за собой право использовать предмет соглашения и передавать его третьим лицам, но на другой территории и, если необходимо, в другом объеме. Лицензиат также может получить право самостоятельной продажи лицензии (сублицензия) другим заинтересованным лицам в объеме предоставленных ему по договору прав.

  По договору полной лицензии лицензиар передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их лицензиату без каких-либо ограничений в полном объеме на срок действия лицензионного соглашения, полностью отказываясь от их использования на тот же срок. Если срок действия лицензионного договора превышает или равен сроку действия патента, то такой договор полностью совпадает с продажей патента. Договор продажи (отчуждения) патента представляет собой договор, по которому патентообладатель передает исключительное право на результат интеллектуальной деятельности другой стороне в полном объеме. Различие между этими двумя видами договоров заключается в том, что при продаже патента право собственности на предмет договора переходит к покупателю, а в соответствии с лицензионным договором лицензиату предоставляется только право использования предмета в полном объеме, но только на определенный в договоре срок.

  По договору сублицензии[23] лицензиат передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их сублицензиату в объеме, обусловленном соглашением, и на определенный срок, в пределах, предоставленных ему прав по полной или исключительной лицензии[24]. Сублицензией признается лицензия, которую передает не лицензиар, заключивший первоначальное лицензионное соглашение, а его контрагент-лицензиат, владеющий полной или исключительной лицензией. Объем прав, передаваемых по сублицензии, как правило, меньше того объема прав, который первоначально был получен от лицензиара.

  Таким образом, классификация лицензионных договоров, в основе которой лежат территориальные ограничения использования лицензии, а также объем предоставляемых по соглашению прав, является достаточно существенной. Именно от этих ограничений в значительной степени будет зависеть и цена договора, и раздел рынков между контрагентами, и возможность исключения конкуренции между ними, а также ряд других факторов, связанных с ограничением прав, предоставляемых по соглашению.

  М.М.Богуславский в зависимости от стадии договорных отношений выделяет предварительные, опционные и окончательные лицензионные соглашения[25]. По предварительному лицензионному договору стороны обязуются заключить в будущем лицензионный договор на условиях и в срок, предусмотренные предварительным договором. В случае, если сторона предварительного договора будет уклоняться от заключения лицензионного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В предварительном договоре лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать и не использовать до заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и носящих конфиденциальный характер, а лицензиар обязуется в течение этого периода времени не вести переговоры с третьими лицами по поводу этого же предмета потенциального соглашения. Но практически предварительный договор в отношении лицензионных сделок применяется чрезвычайно редко. Значительно чаще применяются так называемые  опционные  соглашения, по которому одна сторона (продавец) предоставляет другой стороне право опциона, т.е. преимущественное право покупки лицензии в течение определенного срока. Таким образом, потенциальный покупатель лицензии после подписания специального соглашения о конфиденциальности получает возможность достаточным образом изучить вопрос коммерческой и технологической обоснованности покупки лицензии, основываясь на информации продавца лицензии, при этом потенциальный лицензиат не связывает себя юридическим обязательством по покупке лицензии. Часто опционные соглашения подписываются  в отношении технических достижений, еще не получивших патентной защиты. Под окончательными лицензионными соглашениями понимаются соглашения, заключаемые в отношении охраняемых объектов интеллектуальной собственности.

  Ю.С.Свядосц выделяет «чистые лицензии», в соответствии с которыми по договору передается только научно-техническое достижение или права в отношении таких результатов, и «сопутствующие лицензии», в которых наряду с научно-техническим достижением передается еще целый ряд предметов (комплектное оборудование, строительство производственных комплексов) [26].

  В западной литературе выделяется такая разновидность лицензионных соглашений, как «пакетные лицензии». Появление подобных лицензий связано с тем, что в современных условиях предоставление прав в отношении одного объекта зачастую не позволяет достичь цели соглашения. Необходимо получение технологического «пакета» и соответственно «пакета прав». Такой пакет может состоять из патентных прав, прав в отношении ноу-хау, программного обеспечения.

  Помимо вышеперечисленных в законодательстве многих стран предусмотрена выдача открытой лицензии.  По открытой лицензии любое лицо получает право на использование объекта интеллектуальной собственности. В соответствии с Патентным законом Германии тот, кто хочет использовать изобретение, должен сообщить о своем намерении патентообладателю в письменной форме, с указанием формы, в которой он хочет использовать изобретение, и обоснованием такого использования. Лицензиат должен предоставлять патентообладателю ежеквартальную отчетность об использовании изобретения и уплачивать вознаграждение за его использование. Согласно английскому праву (Patents Act 1977) любое лицо в любой момент после производства в патентном реестре записи об открытой лицензии имеет право на лицензию по патенту на таких  условиях, которые могут быть установлены соглашением или патентным контролером по заявлению патентообладателя или лица, требующего выдачи лицензии. Такая лицензия может быть отменена  по ходатайству как патентообладателя, так и третьих лиц, в том случае, если в момент подачи заявления на открытую лицензию патентообладатель был связан обязательством не выдавать лицензии по данному патенту. По российскому праву в соответствии со ст. 1368 ГК РФ патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Необходимо отметить, что новое патентное законодательство РФ не восполнило пробелы правового регулирования. Положения об открытой лицензии не содержат принципов определения лицензионного вознаграждения в рамках открытых лицензий, требования о равных условиях для всех лицензиатов по соглашению, нет и порядка определения возможных лицензионных действий по такой лицензии.

  Таким образом, деление лицензионных соглашений на виды имеет не только теоретическое, но и практическое значение.  Предоставление то или иного вида лицензии порождает определенные правовые последствия, в частности определение цены лицензии; объема передаваемых прав; территориальные ограничения; ограничения импорта или экспорта; а также возможность предъявления исков к нарушителям договора[27].        

  3. Источники правового регулирования лицензионного договора

  3.1. Материально-правовое регулирование

  В настоящее время большинство стран мира имеет, как правило, специальные законодательные акты[28], регламентирующие правовой статус объектов промышленной собственности, защищаемых патентом или аналогичным ему охранным документом, товарных знаков, ноу-хау, топологии интегральных схем и т.д.

     Но так или иначе на международном уровне до сих пор не принят единый унифицированный акт, позволяющий обеспечить достаточную правовую регламентацию передачи рассматриваемых объектов.  Безусловно, имелись попытки исправить сложившуюся ситуацию путем принятия не только рекомендательных актов в рамках различных организаций, но и путем заключения международных договоров (например, таких как «Pugwash Code»[29], Проект международного кодекса поведения в области передачи технологий[30]). Однако, несмотря на всю значимость лицензионного договора для международной торговли, такие попытки не привели к принятию акта, подобного по статусу и значению Венской конвенции 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров.

  При рассмотрении источников правового регулирования передачи технологии необходимо также учитывать, что уже имеющиеся и эффективно применяющиеся на практике международные договоры в области интеллектуальной собственности[31] вряд ли смогут урегулировать отношения, порождаемые лицензионным договором. Это связано в первую очередь с тем, что они направлены на регламентацию охраны самих объектов интеллектуальной собственности, но не их передачу.

  Некоторый шаг в рассматриваемой области был сделан с принятием Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности[32], но определенная ограниченность указанного договора объясняется общим характером большинства положений, относящихся непосредственно к вопросам передачи прав в отношении различных объектов интеллектуальной собственности.

  По мнению отдельных исследователей[33], определенное влияние на международно-правовое регулирование лицензионных соглашений, особенно при арбитражном разбирательстве соответствующих споров, должно иметь создание такого инструмента регулирования, как разработанные Международным институтом по унификации частного права Принципы международных коммерческих договоров 1994 г.[34], являющиеся диспозитивными нормами и обладающие достаточной гибкостью для регламентации лицензионных отношений.

  В преамбуле Принципов установлено, что они могут применяться не только в случаях, когда стороны согласовали их применение или когда они применяются в силу отсылки к «общим принципам права» или «lex mercatoria», но и в случаях, когда оказывается невозможным установление соответствующей нормы права. Таким образом, можно согласиться с предложением использовать рассматриваемые Принципы для урегулирования отношений, вытекающих из лицензионного соглашения. К тому же, в случае отсутствия выбора  применимого права сторонами лицензионного соглашения и возникновения проблемы с его определением, правило, закрепленное в преамбуле, предоставляет сторонам договора возможность использовать данные Принципы для урегулирования споров.

  Помимо преамбулы к отношениям, возникающим в результате заключения лицензионного соглашения, возможно применении и других положений Принципов.           Так, ст. 3.3 устанавливает, что первоначальная невозможность исполнения не влияет на действительность договора. Данная норма представляет определенный интерес при рассмотрении вопросов действительности и исполнимости такой разновидности договоров как опционные, заключение которых характерно при оформлении передачи объектов промышленной собственности.

  Также Принципы предоставляют защиту прав потенциального лицензиара в случае недобросовестного поведения потенциального лицензиата, который в ходе переговоров получил конфиденциальную информацию о передаваемых объектах: ст. 2.15 предусматривает возможность получения возмещения расходов, понесенных потерпевшей стороной при переговорах, и может получить компенсацию за утрату возможности заключить другой договор с третьим лицом.

  Обязанность лицензиара обеспечить своими активными действиями возможность для лицензиата реализовать переданные по соглашению исключительные права может быть обеспечена положениями ст. 5.3,  содержащей требования к стороне сотрудничать с другой стороной, если такое сотрудничество можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств первой стороны.    

  Принципы также предусматривают возможность возложения на лицензиара обязанности по осуществлению подготовки и передачи лицензиату всей технической документации в объеме и по форме, предусмотренными соглашением; поддержанию в силе патента или товарного знака, если они являются объектами лицензионного соглашения[35].

  Значительную роль в регулировании лицензионного договора способна сыграть и ст. 5.4, закрепляющая обязанность достичь определенного результата и обязанность проявлять максимальные усилия. В частности, наличие обязанности лицензиата достичь определенного результата и проявлять максимальные усилия при освоении переданных по соглашению объектов промышленной собственности, можно наблюдать в большинстве исключительных лицензионных договорах.

  Однако, рассматривая Принципы международных коммерческих договоров, необходимо учитывать, что они носят сравнительно общий характер для того, чтобы обеспечить достаточное регулирование международных лицензионных договоров. Кроме того, сфера их применения ограничена в настоящее время.

  Большое значение на сегодняшний день приобрело национальное регулирование отношений, связанных с лицензионным соглашением. При этом необходимо учитывать, что в большинстве стран такое правовое регулирование базируется на положениях антитрестовского законодательства. К наиболее характерным положениям антитрестовских норм относятся в частности, запрет на принятие при закупке лицензий таких условий как предписание лицензиату каких-либо продажных цен на продукцию по лицензии или областей применения; установление количественных ограничений в производстве запатентованной продукции или использование процесса; навязывание закупки продукции, не имеющей отношения к объекту лицензии; перекрёстное лицензирование, связанное с разделом рынка или ограничением производства; сохранение по истечении срока действия патента контроля над операциями лицензиата, заложенными в основе лицензионного договора; запрет лицензиату заниматься сбытом продукции, конкурирующей с продукцией лицензиара; обязательства по передаче в исключительную собственность лицензиара всех усовершенствований, сделанных лицензиатом в отношении объекта лицензии; уплата лицензиатом повышенного вознаграждения или штрафа за реализацию товаров иным путём, чем это предусмотрено договором. Антитрестовское законодательство каждой отдельной страны в основном служит протекционистским целям национальных предпринимателей при импорте лицензий, однако и лицензиарам этих стран приходится считаться с нормами антитрестовского законодательства других государств. В практике лицензионной торговли это нашло отражение в применении лицензиарами и лицензиатами лицензий типовых лицензионных договоров, в которых учитываются ограничительные меры, предусмотренные в антитрестовских законах.

  <A>В отличие от антимонопольного законодательства промышленно развитых стран в Федеральном законе Российской Федерации «О защите конкуренции» отсутствуют положения, касающиеся заключения лицензионных договоров, а в законодательстве о налогообложении не предусмотрены какие-либо льготы для продавцов и покупателей лицензии.

  Нереализованным остаётся и декларируемое в ст. 1355 Гражданского кодекса РФ положение о государственном стимулировании создания и использования объектов промышленной собственности, поскольку в стране не разработаны какие-либо законодательно-нормативные акты о предоставлении льгот продавцам и покупателям лицензий на изобретения и другие виды наукоёмкой технологии. Это существенно тормозит развитие российского рынка лицензий.

  Анализируя законодательство и практику лицензионной деятельности в России, можно сделать вывод об отсутствии в стране цельной системы государственного регулирования обмена наукоёмкой технологией на внутреннем и внешнем рынках лицензий. Принятие части IV Гражданского кодекса РФ и других законов в области интеллектуальной собственности создают лишь законодательно-правовую базу для формирования рынка лицензий в стране, но не обеспечивают его государственное регулирование и развитие.

  Многие законодательные и нормативные акты, регулирующие важнейшие направления лицензионной деятельности, в России отсутствуют. Аргументируя такое положение, нередко ссылаются на опыт США и Германии, законодательство которых не предусматривает процедуры одобрения и регистрации лицензионных договоров, за исключением сделок на технологию стратегического, военного и двойного назначения[36]. Однако цивилизованный характер рынка лицензий в этих странах обеспечивается не только системой других законодательных актов, но и большим опытом, традициями, профессионализмом и деловой культурой многих поколений предпринимателей.

  Отсутствие в сфере лицензионной деятельности антимонопольного законодательства, регламентированного порядка передачи наукоёмких технологий зарубежным фирмам, механизма одобрения и контроля за закупаемой технологией за рубежом порождают формирование и развитие в России нерегулируемого «теневого» рынка лицензий, который наносит ощутимый ущерб национальной экономике. Чтобы национальный рынок лицензий обрел цивилизованную форму, необходимо создание единой системы государственного регулирования лицензионного обмена в стране, принятие соответствующих нормативных актов. </A>

  Таким образом, говоря о материально-правовом регулировании отношений, вытекающих из лицензионных соглашений, необходимо отметить, во-первых, отсутствие какого-либо единообразия в таком регулировании, и, во-вторых, отсутствие в праве какого-либо государства системного нормативного регулирования. «Ни в одной национальной системе права закон специально не регламентирует лицензионный договор как особый вид гражданской сделки»[37]. Тем не менее, национальные суды, Европейский суд, международные организации создали некое подобие регулирования лицензионных соглашений. Судебная практика подтвердила особое значение договоров в регламентации рассматриваемых договоров: «Суд признает юридически действительным все, что стороны включают в свой контракт, при этом, при разрешении всякой неясности или двусмысленности, суд обращается к наиболее вероятному намерению сторон»[38].           

  Итак, такой регулятор как договор приобретает первостепенное значение, учитывая отсутствие удовлетворительного нормативного регулирования и имевшее в последнее время усиление действия принципа свободы договора не только во внутрироссийском обороте, но и во внешнеэкономических операциях[39].

  
  

  3.2. Коллизионно-правовое регулирование

  В литературе выдвигаются предложения рассматривать права промышленной собственности в международном частном праве в двух аспектах: некоторые вопросы могут быть квалифицированы как относящиеся к промышленной собственности как таковой, другие же должны рассматриваться с позиций договорного права[40]. Отнесение тех или иных вопросов к первой группе происходит на основании таких критериев, как момент возникновения, прекращения права промышленной собственности, его содержание, осуществление и защита. Все эти вопросы должны разрешаться на основании закона государства, предоставившего правовую охрану соответствующего объекта промышленной собственности, или государства, в рамках правовой системы которого соответствующий объект существует (применительно к объектам, не требующим особых регистрационных действий).  Таким образом, к первой группе необходимо отнести следующие вопросы: во-первых, что может подлежать охране в качестве промышленной собственности и в качестве какого объекта промышленной собственности; во-вторых, кто может стать первоначальным правообладателем в отношении такого объекта; в-третьих, с какого момента возникает право промышленной собственности на определенный объект и в какой момент оно прекращается; в-четвертых, могут ли эти права быть переданы на основании лицензионного соглашения; а также способы защиты прав на объекты промышленной собственности.

  Говоря о вопросах, относящихся к статуту лицензионной сделки (lex cause), в случае отсутствия выбора сторонами применимого права, необходимо в первую очередь остановиться на положениях ст. 4 Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. (далее Римская конвенция), в которой закреплена норма об установлении права, с которым сделка имеет наиболее тесную связь через установление характерного для данной сделки исполнения. Статьи 4(2) и 4(5) Римской конвенции закрепляют правила установления характерного исполнения. Так, согласно ст. 4(2) договор наиболее тесно связан со страной, в которой сторона, должная осуществить характерное исполнение, имеет свое обычное местонахождение на дату заключения договора. В ст. 4(5) предусмотрено регулирование для ситуаций, когда единственное характерное исполнение не может быть установлено, либо когда, исходя из обстоятельств дела, договор более тесно связан с правом иного государства.

  При применении ст. 4(5) Римской конвенции первым из возможных решений является обращение к праву страны, где лицензиар имеет свое преимущественное местонахождения, центр управления или постоянное место осуществления деловых операций, как к праву, с которым договор наиболее тесно связан. Однако Троллер отмечает, что право страны лицензиара должно рассматриваться в качестве договорного статута лицензионной сделки в основном в случаях выдачи лицензии для территорий нескольких стран, что создает единообразное регулирование для всей сделки[41]. Кроме того, Байер классическим случаем применения права лицензиара считает ситуацию, когда по лицензионному договору передаются права в отношении совершенно нового технического достижения, разработанного единолично лицензиаром, и относительно которого лицензиат не обладает совершенно никакой информацией. Особенно необходимо использование коллизионной привязки к праву лицензиара в случае, если соглашением предусматривается дальнейшая разработка технологии лицензиаром и передача прав в отношении ноу-хау и дальнейших усовершенствований от лицензиара лицензиату.  

  Дальнейшим решением при применении ст. 4(5) Римской конвенции рассматривается обращение к праву страны, где лицензиат имеет свое преимущественное местонахождение, центр управления или постоянное место осуществления деловых операций как к праву, с которым договор наиболее тесно связан. Право лицензиата может быть применено, если присутствуют следующие обстоятельства: лицензиату разрешено самостоятельно осуществлять защиту патента; предусмотрена выплата минимальных годовых роялти; лицензиат осуществляет поддержание патента в силе; соглашением не предусмотрено оказание технической помощи лицензиату со стороны лицензиара; соглашение содержит обязательства по сохранению секретности, которые тесно связаны с территорией лицензии. Такая позиция основана на том факте, что лицензиаты в большинстве лицензионных соглашений действительно заинтересованы в эксплуатации объекта соглашения. Лицензиат вкладывает средства и вовлекает значительные людские ресурсы в использование объекта промышленной собственности. Лицензиар же в большинстве случаев ограничивает свои действия получением платежей по договору.

  В американской доктрине также указывается на возможность применения коллизионного принципа lex loci activitis и соответственно права лицензиата.

  По мнению Дж.Дж. Фосетта и П.Торреманса, наиболее верным решением является применение права страны, в рамках которой получает охрану объект промышленной собственности, права на которые передаются по договору. Они полагают, что применительно к промышленной собственности страна, предоставляющая охрану переданным объектам, является одновременно и страной использования соответствующего объекта, страной его реализации[42]. 

  Применительно к праву США и Англии М.Л.Городисский указывал на возможность применения права патента ко всему лицензионному соглашению[43].  

  «Pugwash Code» содержал ссылку на то, что «юрисдикция и толкование соглашения будут определяться в соответствии с правом принимающей технологию страны».

  Стандартная форма специализированной Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) соглашения о патентном и ноу-хау лицензировании в нефтехимической промышленности (UNIDO Model Form of Agreement for the Licensing of patents and know-how in the petrochemical industry) указывает в качестве возможного применимого права право страны местонахождения строящегося завода, для производства на котором заключается лицензионное соглашение[44].  

  Таким образом, применяя ту или иную коллизионную привязку при определении применимого права, необходимо исходить, прежде всего, из того, что неприемлемо одностороннее применение права лицензиара, лицензиата либо страны, которая предоставляет охрану объектам промышленной собственности,  передаваемым по лицензионному соглашению. Более того, необходимо учитывать все обстоятельства в каждом конкретном случае. Применение права лицензиара в настоящее время является общераспространенным исходя из того, что именно лицензиар создает объект промышленной собственности или обеспечивает охрану такого объекта и передает лицензиату именно права, а не только информацию о самой разработке, тем самым создавая основу рассматриваемых отношений. С другой стороны, значительные финансовые вложения лицензиата в освоение технологии, заинтересованность последнего в эффективном использовании предоставленных по договору прав могут привести к возникновению ситуации, когда характерное исполнение осуществляется именно лицензиатом. Однако в любом случае при рассмотрении коллизионно-правовых аспектов лицензионных договоров необходимо исходить из выделения статута непосредственно лицензионной сделки и статута прав из патента. Оно не должно перекрывать другого и решаться в пользу другого. Лицензиат в любом случае не может получить прав из патента или иного охранного документа больше, чем это предусмотрено соответствующим законодательством, но с другой стороны, его права не должны подвергаться ограничениям, вытекающим из права лицензиара.       

  Что касается коллизионных привязок, содержащихся в национальных законодательствах, можно отметить следующее. По мнению Дж.Дж. Фосетта и П.Торреманса, механизм определения применимого права, предусмотренный ст.4(5) Римской конвенции 1980 г., почти идентичен системе общего права, которая ведет к установлению надлежащего права договора[45]. 

   Вводный закон к Германскому гражданскому уложению, в частности ст.28, абз.2, предл.3 закрепляет, что «если наиболее свойственное данному договору (характерное) исполнение определить по какой-либо причине не удается, то этот критерий отпадает, и наиболее тесную связь отыскивают путем рассмотрения всех обстоятельств данного конкретного случая и оценки интересов сторон»[46].

  В Российской Федерации данному вопросу посвящена ст.1211 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу  при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Однако ч.2, 3 этой статьи формулируют исключения из общей презумпции. В частности, к ним относятся ситуации, когда применение иного права «вытекает из закона, условий или существа договора, либо совокупности обстоятельств дела». В таком случае стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается, сторона, являющаяся, в частности, лицензиаром в лицензионном договоре (ч.3 ст.1211). Исходя из изложенного, рассматриваемая коллизионная привязка закрепила широко распространенный поход, согласно которому  именно право лицензиара является характерным исполнением.

  Таким образом, в целом можно согласиться с презумпцией применения права лицензиара, как наиболее тесно связанного с лицензионной сделкой, существующей в российском праве. Но при этом необходимо принимать во внимание и п.3 ст.1211 ГК РФ. Каждое лицензионный договор должен рассматриваться как сложное отношение, требующее  учета среди прочих статута лицензиата в тех случаях, когда его действия привозят к созданию новых объектов промышленной собственности или существенному изменению статуса объектов, права на которые были переданы по лицензионному соглашению. 

  
  
  

     

  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Глава 2

  Содержание лицензионного договора

  1. Стороны лицензионного соглашения

  Сторонами лицензионного договора являются лицензиар – патентообладатель, и лицензиат – юридическое или физическое лицо, которому предоставляется право на использование объекта промышленной собственности.

  Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на его использование. К патентообладателям относятся автор разработки, его наследники, работодатель и иные лица.

  Изначально правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только законом не установлено иное. Данное право основывается на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из основополагающих прав автора.

  Однако необходимо учитывать, что фигура автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Как показывает практика, на стороне правообладателей значительно чаще выступают не создатели изобретения, а иные лица, к которым соответствующие права разработчиков перешли на законных основаниях.

  В случаях принадлежности патента нескольким лицам каждое из них не вправе предоставить на него лицензию без согласия остальных сообладателей патента. В большинстве законодательств не содержится формы согласования данного вопроса и не содержится диспозитивных норм, которые могли бы быть применимы при отсутствии согласования по вопросу о предоставлении права использования объектов промышленной собственности. В связи с этим определенный интерес представляет собой Кодекс интеллектуальной собственности Франции, в частности § 3 «Совместная собственность на патенты». На основе положений данного параграфа регулируются все аспекты совместного владения патентом и заявкой на патент, причём основным условием осуществления каждым из сособственников патента правомочий по его использованию и распоряжению вытекающими из него правами является выплата соразмерного вознаграждения другим сособственникам, которые не используют изобретение сами или не представляют на него лицензию. Помимо этого в Кодексе содержатся положения, регламентирующие заключение договоров исключительной и неисключительной лицензии, а уступки своей доли прав по патенту каждым сособственником закрепляет право первой руки на её приобретение за сособственниками патента, устанавливает срок для принятия решения по данному вопросу, регламентирует вопросы определения цены доли в патенте, определяет подведомственность споров по заключению договоров. При этом французский законодатель выводит правоотношения по совместному владению патентом из сферы регулирования Гражданского кодекса, учитывая специфический характер исключительных прав. Следует подчеркнуть, что положения данного параграфа носят диспозитивный характер, т. е. применяются постольку, поскольку соглашением сторон не предусмотрено иное.

  Представляется, рассматриваемую проблему можно решить, во-первых, путем установления доли патентообладателей в праве собственности на патент; во-вторых, путем признания права каждого из владельцев патента самостоятельно или вместе с другими владельцами передавать право использования изобретения третьим лицам на основе договоров неисключительной лицензии без согласия остальных владельцев, при этом патентообладатели не вправе требовать своей доли в вознаграждении.

  На стороне лицензиара может выступать не только патентообладатель. Исходя из того, что лицензионный договор является институтом гражданского права, в литературе предлагается применять к нему нормы о  договоре комиссии[47].  Таким образом, на стороне лицензиара может выступать комиссионер.

  Лицензиатом является юридическое или физическое лицо, которому предоставляется право на использование объекта промышленной собственности. На практике лицензиатом является юридическое лицо, как правило корпорации, поскольку для фактического использования и реализации технологии необходимы капиталовложения, персонал, а также оборудование, специальные приборы и материалы, которые достаточно проблематично приобрести одному или нескольким физическим лицам.

    

  2. Условия лицензионного договора

  
  

  Содержание любого гражданско-правового договора образуют его условия. На сегодняшний день нет нормативного перечня условий лицензионного договора, что обусловлено отсутствием материально-правового источника, регулирующего этот вид договора. Требования к соглашению закрепляются в рамках национального законодательства, как например, в ст.1369 Гражданского кодекса РФ; в §30 Закона о реформе законодательства о товарных знаках Германии;, а также в литературе, однако неурегулированность данного вида договоров на едином, универсальном уровне,  различные мнения порождают чрезмерное расширение или же неоправданное сужение круга существенных условий лицензионного договора, тем не менее на практике этот вопрос не вызывает каких-либо серьезных трудностей, поскольку сто­роны в конкретном соглашении всегда вправе ввести по своему усмо­трению новые условия или изменить существующие любым спосо­бом, который не противоречит закону[48].

  Для всех гражданско-правовых договоров обязательным существенным условием является предмет договора. Не является исключением и лицензионный договор.

  В законодательстве и правовой науке нет единого понимания предмета лицензионного соглашения. Хотя правильное и полное его определение имеет не столько теоретическое, сколько практическое значение для осуществления коммерческого использования объектов промышленной собственности.

  Очень широко подходил к определению предмета лицензионного договора         О. М. Чепелевецкий. По его мнению, предметом лицензионного договора является исключительное право или отдельная его правомочность либо само изобретение (товар, в основе которого лежит изобретение) и незапатентованные объекты[49].

  Многие специалисты в области гражданского права называют предметом лицензионного договора сам объект промышленной собственности (изобретение или другое техническое достижение)[50], однако некоторые из них ограничивают объект промышленной собственности объемом, установленным договором. Такое ограничение свидетельствует о том, что речь прежде всего идет о правах, поскольку, как представляется, сам объект промышленной собственности ограничить рамками, установленными в договоре, невозможно.

  Проблема определения предмета лицензионного соглашения неразрывно связана с разграничением таких понятий, как «предмет договора» и «объект» договора.

  В теории права под предметом договора принято понимать отношения, по поводу которых заключается договор (совокупность прав и обязанностей сторон договора), а объект договора представляет благо, по поводу которого заключается договор (конкретный предмет). На этом основании можно сделать вывод, что предмет договора составляют действия сторон договора относительно их прав и обязанностей в договорном обязательстве, а объект — благо, в связи с которым стороны совершают определенные действия по установлению, изменению и прекращению прав и обязанностей.

  Таким образом, под объектом лицензионного соглашения необходимо понимать объект промышленной собственности. Тогда под предметом лицензионного соглашения следует понимать действия лицензиара, направленные на передачу права использования объектов промышленной собственности, представляющих собой разновидность объектов интеллектуальной собственности, в рамках, установленных  договором, и технической помощи в промышленной реализации предмета лицензии, а лицензиата – в объеме предусмотренном  договором.

   Интеллектуальная собственность – это условное, собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуаль­ной, прежде всего творческой деятельности. К ним по своему право­вому режиму приравниваются и средства индивидуализации юриди­ческих лиц, продукции, работ, услуг (фирменное наименование, то­варный знак, знак обслуживания и т.п.), хотя указанные средства не являются результатом творчества[51].

  Наряду с вещными и обязательственными исключительные права на интеллектуальную собственность представляют собой особый вид гражданских прав. Исключительный характер определяется возможностью пользования такими правами только с согласия их об­ладателя.

  Законодательное закрепление понятия «промышленная собственность» на сегодняшний день отсутствует. Парижская конвенция по охране промышленной собственности только закрепляет перечень объектов, которые охватываются этим понятием. Так, в соответствии с п.(2) ст.1 Конвенции к объектам промышленной собственности относятся патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Конвенция также не содержит критерия отнесения того или иного объекта к категории промышленной собственности.

  Отсутствие официального понятия промышленной собственности породило большое количество доктринальных определений. Так, А.П.Сергеев под промышленной собственностью предлагает понимать «исключительные права, реализуемые в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т.п.»[52].  Л.П.Ануфриева определяет промышленную собственность как «исключительные права на использование нематериальных благ, которые явились результатом творческой деятельности в разнообразных сферах, связанных с материальным производством, торговлей, услугами и т.д.»[53]. Из  приведенных доктринальных определений можно сделать вывод, что в основу отнесения того или иного объекта  исключительных прав к объектам промышленной собственности  может быть положен критерий экономического характера: возможность  использования такого объекта в производственной сфере.

  Таким образом, представляется, что к объектам промышленной собственности  могут быть отнесены объекты интеллектуальной собственности, основным характерным признаком которых является возможность их использования в рамках серийного, стандартизированного процесса производства определенного товара, осуществляемого, как правило, в условиях предпринимательской деятельности.

  По лицензионному договору передается право использования следующих объектов промышленной собственности.

  Во-первых, изобретение, под которым понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.  Понятие «техническое решение задачи» подразумевает то, что с одной стороны, изобретательское предложение должно не просто ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства ее решения, с другой – требуется, чтобы решение задачи было именно техническим, а не каким-либо иным, в частности, организационным или экономическим. К тому же техническое решение должно относиться к продукту или способу.

  Продукт  может быть представлен следующими объектами: устройством, под которым понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом (к ним, в частности, относятся машины, механизмы, приборы); веществом, представляющим собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов (к ним относят химические соединения, композиции, продукты ядерных превращений);  штаммами микроорганизма, культурой клеток растений или животных, под которыми понимается совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками (к штамму относятся индивидуальные штаммы и консорциумы микроорганизмов).

  Что касается изобретений-способов, то к ним относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных средств. Способы подразделяются на: способы, направленные на изготовление продуктов[54]; способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (обработка, перевозка); способы, в результате применения которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, диагностика).

  Таким образом, изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникший в сфере практической деятельности. 

  Во-вторых, полезная модель, под которой понимается техническое решение, относящееся к устройству. По своим внешним признакам модели напоминают изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники.  Их основное различие состоит в том, что в качестве полезной модели охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к типу устройств, т.е. представляющих собой решение, заключающееся в пространственном расположении материальных объектов; а также к полезной модели не предъявляются требования изобретательского уровня.  

  В-третьих, промышленный образец, которым является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Как и изобретение, промышленный образец представляет собой нематериальное благо, результат умственной деятельности, который может быть воплощен в конкретных материальных объектах. Однако если изобретение является техническим решением задачи, то промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия, то есть дизайнерское решение задачи.

  Правовая охрана промышленных образцов может иметь режимы, сходные с патентной охраной, охраной авторских прав или товарных знаков. По патентной схеме охраны обладатель права получает защиту от использования данного промышленного образца как художественно-конструкторского решения другими лицами, независимо от того, создали ли они его независимо или скопировали. По схеме охраны авторского права промышленный образец, если в нем наличествует хотя бы минимальный уровень творчества, получает охрану, но только от копирования. По схеме охраны товарных знаков промышленный образец получает защиту от схожести по внешнему виду, которая в условиях рынка может ввести в заблуждение относительно происхождения товара. Статьей 25(2) Соглашения ТРИПС предусмотрено, что страны-участницы Соглашения свободны в выборе средств обеспечения охраны либо «через законодательство о промышленных образцах, либо через законодательство об авторском праве». Таким образом, режим охраны образцов напрямую зависит от той модели, которая закреплена в национальном законодательстве[55]. В одних странах действует только одна из указанных схем охраны промышленных образцов, в других сосуществуют два или три подхода. Подход к вопросу об охране промышленных образцов по патентному типу далеко не единообразен, в связи с чем возникли значительные трудности в плане унификации и упрощения патентного права. Исходя из того, что не существует достаточного единообразия в вопросе об охране промышленных образцов, в Соглашение ТРИПС включены лишь минимальные требования. Так, ст. 25(1) закрепляет, что государства обеспечивают правовую охрану независимо созданных промышленных образцов, отвечающих критериям новизны и оригинальности; образцы не являются новыми или оригинальными, если они незначительно отличаются от известных образцов или комбинаций известных элементов. В отношении образцов, создание которых продиктовано исключительно техническими соображениями или соображениями функциональности государствам предоставлено право не распространять охрану.

  В России, как и в других странах, оригинальные решения внешнего вида промышленных изделий могут охраняться в трех возможных формах: как объекты авторского права (в частности, произведения декоративно-прикладного искусства); в качестве товарных знаков (в частности, объемных); и, наконец, посредством признания их особым объектом промышленной собственности — промышленным образцом. Каждая из названных форм охраны имеет как свои преимущества, так и недостатки. Наиболее действенной формой охраны, которая, однако, предоставляется на достаточно ограниченное время и связана с наибольшими финансовыми издержками, является охрана таких решений в рамках патентного права, поскольку предполагает официальное признание их промышленными образцами.

  Родовым признаком промышленного образца является дизайнерское решение, роль которого заключается в том, что в решении содержатся указания на конкретные средства и пути реализации творческого замысла дизайнера; задача, решаемая с помощью промышленного образца, состоит в определений внешнего вида изделия[56]; решение внешнего вида изделия должно носить художественно-конструкторский характер. В качестве промышленного образца признаются: целое единичное изделие, его часть, комплект (набор) изделий и варианты изделия.

  Под изделием как объектом промышленного образца понимается композиция, в основе которой лежит объемно-пространственная структура  и (или) линейно-графическое соотношение элементов объекта.

   Часть изделия может быть заявлена в качестве промышленного образца в том случае, если она предназначена для унифицированного применения, то есть может быть использована с целым рядом изделий, а также обладает самостоятельной функцией и завершенной композицией.

  Комплект (набор) изделий признается промышленным образцом, если входящие в его состав элементы, выполняющие разнообразные функции, отличные друг от друга, подчинены общей задаче, решаемой комплектом в целом.

  Вариантами промышленного образца может быть художественно-конструкторское решение одних и тех же изделий, различающихся по совокупности существенных признаков, определяющих одинаковые эстетические и эргономические особенности изделий.

  В-четвертых, товарный знак, под которым в соответствии со ст. 15(1) Соглашения ТРИПС понимается любой символ или комбинация символов, служащие для выделения товара или услуги из ряда других товаров и услуг и способные составить товарный знак. Такие символы, в частности словосочетания, включающие личные имена, буквы, числа, фигурные элементы и комбинации цветов, равно как и комбинации символов, могут подлежать регистрации в качестве товарных знаков. Государства наделены правом  выдвигать в качестве условия требование о том, что знак должен восприниматься зрительно.

  Как правило, национальным законодательством предоставляется правовая охрана знакам, отвечающим дефиниции, данной в Соглашении ТРИПС. В некоторых странах нет требования о том, что знак должен легко восприниматься зрительно[57]. Однако, говоря о товарном знаке для общемирового распространения, необходимо учитывать, какие риски могут возникнуть, если знак не воспринимается зрительно, поскольку в этом случае в некоторых странах его охрана может оказаться невозможной.

  Действующее законодательство многих стран различает несколько видов товарных знаков. По форме своего выражения товарные знаки могут быть словесными (оригинальные слова и короткие фразы), изобразительными (разнообразные значки, рисунки, изображения), объемными (оригинальная форма изделий или их упаковки) и комбинированными (сочетающими от числа субъектов в себе элементы названных выше знаков). В зависимости, имеющих право на пользование товарным знаком, различаются индивидуальные и коллективные товарные знаки. Индивидуальный товарный знак — это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного предпринимателя. Коллективным товарным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. По степени известности товарные знаки подразделяются на обычные и общеизвестные. В качестве обычных товарных знаков выступают любые новые оригинальные обозначения товаров, отвечающие всем критериям охраноспособности. В частности, необходимым условием их признания и охраны является обязательная государственная регистрация обозначения. Общеизвестным товарным знаком признается такое обозначение, которое знакомо широкому кругу потребителей благодаря его использованию для обозначения определенных товаров. Основной смысл выделения общеизвестных товарных знаков заключается в том, что в соответствии со ст.6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности таким знакам обеспечивается правовая охрана еще до их регистрации.

  В-пятых, знак обслуживания, используемый для идентификации оказываемой услуги. Правовой режим знаков обслуживания существенным образом не отличается от охраны товарных знаков.

  В-шестых, фирменной наименование, представляющее собой то наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников гражданского оборота.

  Действующее законодательство предъявляет к фирменным наименованиям ряд требований. Прежде всего наименование предпринимателя должно правдиво отражать его правовое положение и не вводить в заблуждение других участников гражданского оборота. В этой связи фирменное наименование должно содержать истинные указания на организационно-правовую форму предприятия (казенное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество и т п.), его тип (государственное, муниципальное, частное), профиль деятельности (производственное, научное, торговое и т п.), личность владельца и т.д.

  Далее, чтобы выполнять функцию индивидуализации участника гражданского оборота, фирменное наименование должно обладать отличительными признаками, которые не допускали бы смешения одной фирмы с другой, т.е. фирменное наименование должно быть новым и отличным от уже используемых наименований.

  Наконец, должная степень индивидуализации участников оборота может быть обеспечена фирменным наименованием лишь тогда, когда оно остается неизменным в течение всего времени, пока пользующийся им предприниматель сохраняет свой организационно-правовой статус.

  Таким образом, фирменное наименование, являющееся коммерческим именем предпринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим именем предприниматель совершает сделки и иные юридические действия, несет юридическую ответственность и осуществляет свои права и обязанности, рекламирует и реализует произведенную им продукцию и т.д. 

  В-седьмых, ноу-хау. До сих пор остается дискуссионной возможность отнесения к институту промышленной собственности коммерческой тайны, в частности, ноу-хау. В этой связи необходимо отметить, что ст.1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности не относит ноу-хау к объектам промышленной собственности. Однако п.3 этой же статьи позволяет толковать конвенционный перечень объектов как открытый[58]. В связи с рассматриваемым вопросом интерес представляет позиция Г.Штумпфа в отношении договоров на передачу ноу-хау и комплексных лицензионных договоров: «Иногда договор ноу-хау также называют  лицензионным договором. Это не является идеальным решением, поскольку правовая природа лицензионного договора также не бесспорна. Определение договора ноу-хау как лицензионного договора ведет скорее к путанице понятий, чем способствуют уяснению правовой природы договоров такого рода»[59]. Безусловно частично автор прав. Однако, думается, что даже несмотря на небесспорность понимания правовой природы лицензионного договора, с практической точки зрения, возможно допустить рассмотрение договора ноу-хау как одну из разновидностей лицензионного соглашения на передачу прав в отношении объектов промышленной собственности, поскольку само существо ноу-хау в принципе совпадает с сущностью всех вышерассмотренных объектов промышленной собственности. Патентообладателю и обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования этих объектов. А наличие такого право предоставляет возможность распоряжения им по своему усмотрению в любых пределах и любыми способами, не противоречащими закону. Правообладатели самостоятельно разрешают или запрещают другим лицам использовать свои объекты промышленной собственности, равно как и ноу-хау.      

    Законодательных определений ноу-хау в национальном праве го­сударств не существует. В законодательстве, однако, встречаются оп­ределения отдельных понятий, которые могут быть либо синонимами ноу-хау, либо входить в его состав в качестве образующих элементов.

  Нет определений ноу-хау и в международных конвенциях по ин­теллектуальной собственности. Тем не менее, значение ноу-хау было подтверждено включением в Соглашение ТРИПС специального раздела, посвященного защите закрытой информации. При этом необходимо отметить, что Соглашение предоставило защиту именно закрытой информации как более широкой категории, чем ноу-хау[60].

    Лицензиар сам устанавливает круг сведений, которые он считает своим ноу-хау, и определяет объем и иные условия их предоставления и использования другими лицами. Лицензиар остает­ся собственником ноу-хау (как и патента, и товарного знака и т.п. объ­ектов интеллектуальной собственности), и поэтому права, предостав­ляемые им лицензиату, всегда являются ограниченными.

  Для ноу-хау характерно следующее: отсутствие государственной регистрации, а следовательно, документа (патента, свидетельства), закрепляющего за его обладателем исключительное право на объект промышленной собственности, тем не менее информация, содержащаяся в ноу-хау, охраноспособна и подлежит защите в той степени, в какой лицензиар придает ей конфиденциальный характер; содержание ноу-хау в качестве объекта охраны не уста­новлено (единственный источник, определяющий содержание ноу-хау, –  договор).

  Таким образом, в качестве предмета лицензионного договора выступает предоставление права использования следующих объектов: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и в определенной степени ноу-хау.        

  Одним из основных условий лицензионного договора является условие о выплате лицензионного вознаграждения за использование лицензиатом прав на объекты промышленной собственности, передаваемые лицензиаром в соответствии с условиями договора.

  На сегодняшний день в мире не выработано единой методологии и единых методов определения цены лицензии. Каждый контрагент определяет ее, используя свою методологию, которую сохраняет в тайне, принимая меры по предотвращению их разглашения. Как правило, стороны при расчете не ограничиваются применением какого-либо одного метода, а применяют несколько, сопоставляя полученные результаты по ним со сложившимися пределами цен на лицензии в отрасли, к которой относится предмет лицензионной сделки. Кроме того, цена лицензии во многом зависит от таких условий, как вид лицензионного договора и объем передаваемых прав; срок, на который заключается соглашение; надежность патентной защиты изобретений, лежащих в основе соглашения, и их количество; включение в соглашение условий о судебных издержках в связи с исками третьих лиц о нарушении их патентных прав или в связи с нарушением патентов, лежащих в основе лицензионного договора; а также особенности национального законодательства страны лицензиата. Безусловно, существует еще целый ряд условий и факторов, влияющих на определение размера лицензионного вознаграждения, но даже представленный перечень определяющих условий показывает, что определение цены лицензии – сложная проблема, которую приходится решать в каждом конкретном случае заключения договора, а так как действие факторов, влияющих на цены лицензий, в каждом отдельном лицензионном соглашении различно, то трудно предложить какую-либо единую формулу для точного определения величины цены.    

      Сложившаяся практика оценки изобретений и ноу-хау в международной торговле лицензиями объясняется не только отсутствием единых методов определения цены, но и спецификой ее образования. В отличие от цен на обычные материальные товары, в основе которых лежит стоимость, цены на предметы лицензионных соглашений не определяются их стоимостью. Это объясняется главным образом нематериальным характером предметов лицензионных соглашений.

  Таким образом, наличие большого количества условий и факторов, влияющих на стоимость объекта лицензионного договора, а также специфика ценообразования на лицензии не позволяют на сегодняшний день выделить единые методы, а также разработать оптимальную методологию определения наиболее приемлемой цены лицензии.

  Помимо определения стоимости лицензии важным является вопрос определения в лицензионном договоре вида лицензионного вознаграждения, а также порядка его выплаты. В современной международной практике приняты два вида выплаты вознаграждения – в виде паушального платежа и в виде роялти (периодических процентных отчислений).

  Платежи на базе роялти – это такие платежи, которые прямо и непосредственно зависят от фактического объема произведенной и реализованной лицензиатом продукции и выплачиваются в течение срока действия соглашения. Данный вид платежей может осуществляться в следующих формах: в форме процента к сумме оборота по продажам или к прибыли лицензиата и в форме сборов с единицы производимой по лицензии продукции. Выбор той или другой формы выплаты зависит от ряда экономических и технических факторов. Однако практика такова, что если объект соглашения используется в массовом производстве определенной стандартной продукции, то лицензиар, как правило, выбирает такую форму оплаты, как вознаграждение в форме сбора с единицы выпускаемой по лицензии продукции. Если же объект соглашения используется для производства нестандартных товаров, товаров единичного производства, то в данном случае выбирается форма в виде фиксированного, твердого процента к обороту по продаже всех изделий, при производстве которых использовался переданный по договору объект.

  Нередко на практике в содержание лицензионного соглашения включается условие о так называемом ежегодном минимальном взносе, т.е. в договоре устанавливается фиксированная сумма, а на лицензиата возлагается обязанность в случае, если сумма платежей в течение любого года действия соглашения не будет достигать оговоренной суммы, производить дополнительные платежи для того, что годовая сумма платежей была не ниже установленной. Минимальные взносы обеспечивают возможность лицензиару получать возмещение за предоставление своего права вне зависимости от объема произведенной или реализованной продукции. Поэтому пока договор остается в силе, лицензиат обязан выплачивать минимальные платежи в качестве гарантии. Однако в случае форс-мажорной ситуации он может быть освобожден от своего обязательства вплоть до исчезновения препятствий. Это обязательство лицензиата представляется оправданным, поскольку, если не принимать особый риск договора, лицензиар связан последним, в частности он не имеет больше права распоряжаться предметом соглашения.   Таким образом, вводя минимальный взнос в качестве гарантии лицензиара, стороны сочетают выплаты в виде периодических отчислений и уплаты не ниже минимально установленной в соглашении суммы.

  Помимо этого периодические процентные отчисления могут сочетаться с уплатой первоначального взноса в виде определенной фиксированной в договоре суммы. Как правило, именно после уплаты этого взноса лицензиату передается вся необходимая документация, предоставление которой предусмотрено соглашением. Таким образом, уплата первоначального платежа является своего рода авансом, гарантией обеспечения исполнения договора.

  При исполнении лицензионных соглашений, которыми предусмотрены платежи на базе роялти, может возникнуть проблема обхода лицензии. На практике лицензиат уклонится от уплаты вознаграждения благодаря тому, что будет производить продукцию по лицензии без использования объекта, на который предоставлена лицензия. Это может произойти, если он внесет изменения в выпускаемую по лицензии продукцию, модифицирует процесс производства или воспользуется лицензиями третьих лиц, на основании вышеизложенных обстоятельств лицензиар может заявить, что производимая им продукция больше не является лицензионной и вознаграждение за ее производство не должно уплачиваться. Во избежание этого в большое количество соглашений вводится условие о выплате лицензионного вознаграждения за всю подобную однотипную продукцию. Оспоримость такого условия очевидно следует из дела, разрешенного в 1969 году судом 2 округа по иску Hazeltine Research, Inc. против Zenith Radio Corp. Суд установил, что условие контракта об отчислении роялти с совокупного оборота или с каждого изделия определенной группы (только часть из которых производилась с использованием объекта лицензионного договора) является злоупотреблением патентными правами.

  Для предотвращения подобных ситуаций, связанных с обходом лицензии, представляется необходимым возложение на лицензиата обязательства по реализации лицензии или введение в содержание договора условия о ежегодных минимальных платежах, которые выступят своего рода гарантиями, во-первых, непосредственной реализации объектов лицензионного соглашения, и, во-вторых, реальной уплаты вознаграждения за предоставленные права на использование объектов промышленной собственности.

  Паушальные платежи представляют собой твердо установленную цену лицензии, не зависящую от фактического объема производимой и реализованной по лицензии продукции.

  Как и платежи на базе роялти, паушальные платежи основываются на прогнозах объемов производства и сбыта лицензионной продукции за срок действия лицензионного соглашения, однако, поскольку они определяются в твердо установленной соглашением сумме, на них не влияет и не может влиять фактический объем произведенной и реализованной по лицензии продукции.

  Наиболее часто паушальные платежи устанавливаются в лицензионных соглашениях на передачу ноу-хау. Стремление лицензиара заблаговременно получить всю цену ноу-хау в возможно короткий срок в определенной части можно объяснить тем, что патентообладатель пытается обезопасить себя от возможного разглашения и от потери вследствие этого технической и коммерческой ценности передаваемого по соглашению объекта.  Зачастую паушальные платежи применяются при передаче прав на использование лицензий на ноу-хау независимо от того, «чистая» это лицензия или сопутствующая.

  Данный вид платежа применяется реже при традиционных лицензионных соглашениях, заключаемых обычно на базе роялти, и, как правило, предусматривается по лицензиям, сопутствующим другим видам внешнеэкономических сделок, таких как комплектная поставка оборудования, строительство заводов под ключ.

  Представляется, что преимуществом выплаты лицензионного вознаграждения в виде паушального платежа является то, что лицензиар единовременно получает всю сумму вознаграждения и не зависит затем от возможных изменений. Однако, отрицательной стороной рассматриваемого вида платежа является то, что сумма платежа обычно меньше той суммы, которая могла быть получена по тому же договору, но с условием выплаты вознаграждения в виде роялти. Поэтому в практике международной торговли  этот вид платежей применяется довольно редко.

  Рассматривая виды лицензионных платежей, необходимо подчеркнуть, что эти платежи могут иметь самые разные формы погашения. Так, в счет платежей по лицензионному договору может передаваться продукция, изготовленная на базе объекта соглашения. Также формы погашения могут быть представлены поставками лицензиатом комплектующих изделий лицензиару для производства аналогичной продукции. Довольно распространенной формой платежей являются платежи, осуществляемые акциями лицензиата. В результате лицензиар становится совладельцем предприятий  лицензиата. Однако при установлении подобного условия в договоре, необходимо учитывать, что глава III «Pugwash Code»[61] и п.18 гл.4 Проекта международного кодекса поведения в области передачи технологий признает недопустимой деловой практикой установление в качестве условия заключения договора требования об уплате рояли в виде передачи долей в капитале, акций лицензиата.

  Таким образом, формы осуществления платежей по лицензионным договорам могут быть совершенно разными. Конкретный вид устанавливается в каждом отдельном случае заключения договора.   

  Принимая во внимание, что большинство лицензионных договоров заключается на длительные сроки и, как правило, в течение всего срока, обычно ежегодно, производится выплата лицензионных вознаграждений, важное значение приобретает вопрос определения валюты платежа, под которой понимается указанная в договоре валюта, в которой лицензиат должен произвести платеж за предоставленное по договору право. 

  Юридическое значение данного условия заключается в том, что в нем выражается, с одной стороны, обязательство лицензиата произвести платеж только в той валюте, которая указана в договоре, а с другой – обязательство лицензиара принять платеж в этой валюте[62].

  Необходимо отметить, что на практике для предупреждения различного рода проблем, связанных с риском обесценивания валюты платежа к моменту исполнения обязательства лицензиатом, стороны часто используют валютные оговорки.    

  Под валютной оговоркой понимается условие, согласно которому размер суммы, подлежащей уплате, определяется на основе курса валюты платежа по отношению к другой указанной в договоре валюте.

  Наиболее простой формой валютной оговорки является условие, по которому цена устанавливается в одной валюте, а платеж производится в другой. При этом размер суммы, подлежащей уплате, определяется на основе курса валюты платежа по отношению к курсу валюты цены в момент платежа. Данная оговорка сможет обезопасить лицензиара  от потерь в случае обесценения  валюты лишь в тех случаях, когда курс валюты цены является устойчивым. В противном случае велика вероятность, что лицензиар потерпит определенные правовые последствия обесценения курса валюты цены.

  Другой формой валютной оговорки является условие, согласно которому происходит соответствующее увеличение суммы, подлежащей уплате в случае понижения существующего при заключении договора курса валюты платежа по отношению к другой указанной в договоре валюте.   В данном случае лицензиар гарантирован от несения валютного риска  как в случае понижения курса валюты платежа, так и в случае понижения другой валюты, при помощи которой страхуется валюта платежа[63]. Если же курс валюты платежа повышается,  подлежащая уплате сума исчисляется на основе курса, существовавшего на момент заключения договора. Однако необходимо учитывать, что в случае обесценения обеих, указанных в соглашении валют, лицензиар не будет застрахован от негативных последствий, вытекающих из неустойчивости иностранных валют.

   Итак, значение условия о выплате лицензионного вознаграждения за использование лицензиатом прав на объекты промышленной собственности, передаваемые лицензиаром в соответствии с условиями договора, трудно переоценить. Различные экономические, технические, организационные, правовые факторы играют важную роль в определении цены лицензионного договора, выборе вида платежей, правильной формулировке валютной оговорки. Все они позволяют фирмам-лицензиатам при незначительных капиталовложениях организовывать производство дорогостоящей техники, непосредственно реализовывать различные технологии, не обременяя валютный бюджет фирмы и страны.

  Следующим важным условием соглашения является его срок. Лицензионный договор в подавляющем большинстве случаев является срочным. Мировая практика торговли лицензиями показывает, что срок действия лицензионных соглашений в основном составляет 5-7 лет, реже 8-10 и в очень редких случаях – свыше 10 лет. Как правило, заключение договоров на срок менее 3 лет экономически не оправдано с позиций лицензиата, поскольку необходимо время для освоения технологии, налаживания процесса производства, выхода на рынки сбыта. Однако необходимо учитывать, что часто объектом договоров становятся «быстромодифицируемые» изобретения, такие как лекарственные средства, и в данном случае срок действия соглашения будет варьироваться в пределах от 3 до 4 лет[64].

  Говоря о возможности распространения действия лицензионного договора на отношения, имевшие место до его заключения, необходимо отметить, что в английское право знает прецедент, допускающий такую «ретроспективность договора»[65].

  Если в лицензионном договоре не указан срок его действия, то стороны обычно исходят из следующих принципов. Если по договору передается объект, защищенный патентом, то соглашение прекращает свое действие с истечением срока действия патента, если нет особых оснований для его досрочного расторжения. Если в основе соглашения лежат несколько патентов, то стороны исходят из того, что соглашение остается в силе до истечения срока действия последнего патента. Если же в по договору передается объект , не защищенный патентом, считается, что договор заключен на неопределенный срок., поскольку проблематично определить, к какому  периоду времени лицензиат должен прекратить использовать предоставленные объекты промышленной собственности. Представляется, расторжение таких договоров возможно путем предварительного уведомления контрагента о желании прекратить действие договора. Срок для предварительного уведомления устанавливается правом, которое будет считаться применимым к конкретному договору.

  При совершении сделок на основании заявок на выдачу патентов имеет место беспатентное лицензирование. Лицензиар таким образом получает временную правовую охрану. При возникновении подобных ситуаций возникает проблема последствий невыдачи патента. М.М.Богуславский по данному вопросу высказывается следующим образом: «Если патент и не будет выдан, договор не потеряет автоматически силу из-за отпадения предмета договора, а сохранит действие, если стороны не обусловят иного в соглашении»[66]. Практика почти всех стран мира противоречива. Представляется, в таких случаях решение будет принято в зависимости от господствующей концепции исключительных прав и от результатов анализа элементов, составляющих объект договора.

  В ряде стран срок действия патентов может быть продлен, но по истечении предельных сроков такой объект перестанет существовать: произойдет переход информации в общественное достояние. По истечении срока действия соглашения формально лицензиат обязан прекратить использование объектов, переданных во исполнение договора, возвратить всю полученную документацию, передать лицензиару все имеющиеся заказы. Однако на практике указанные последствия не наступают. Лицензиат «произвел значительные капиталовложения, выплатил продавцу определенные суммы вознаграждения, он как бы становится совладельцем права на коммерческое использование предмета лицензии»[67].

  В Англии к решению данной  проблемы сформирован подход, в соответствии с которым «возврат документации не  всегда подразумевается, особенно когда она передавалась для создания предприятия»[68].        

  На практике стороны обычно вносят в содержание лицензионного договора оговорку о последствиях истечения срока действия соглашения, в которой более подробно определяется, в течение какого времени лицензиат должен вернуть документацию, прекратить пользоваться предоставленным ему исключительным правом. Нередко в этой оговорке предусматривается, что лицензиат после окончания действия лицензионного договора имеет право реализовывать сделки, которые он заключил со своими клиентами до истечения срока действия соглашения, на согласованных условиях. Также возможны оговорки, в соответствии с которыми лицензиат обязуется принять на определенных условиях имеющуюся у лицензиата к окончанию действия договора продукцию.

  Лицензионный договор также может прекратить свое действие досрочно. Причины расторжения возможны разные. Одной из значительных причин может явиться нарушение взаимного доверия, если лицензионные отношения требуют тесного взаимодействия между партнерами, и поэтому без полного взаимного доверия и взаимопонимания полноценная реализация целей соглашения невозможна[69]. Важным моментом является то, что вследствие произошедшего после заключения лицензионного договора события для одной из сторон продолжение договорных отношений представляется невозможным. Такими событиями могут быть, в частности непреодолимое расхождение во мнениях, отрицание договорных обязательств, а также нарушение договорных обязательств о взаимодействии. 

  На практике стороны вводят в соглашение условие, в соответствии с которым оно может быль расторгнуть вследствие существенного нарушения условий договора, если это правомерно по праву, подлежащему применению к соглашению. К существенным нарушениям условий договора обычно относятся нарушения ограничительных условий соглашения; нарушение условий поставок;  несвоевременная уплата лицензионного вознаграждения; отказ от непосредственной реализации переданной технологии; нарушение условий о качестве производимой и реализуемой продукции под товарным знаком лицензиара и т.д.       

  В договоре также должны быть предусмотрены последствия досрочного прекращения договора. Однако, если в нем не закреплена возможность возмещения убытков, связанных с расторжением соглашения, представляется, этот вопрос необходимо разрешать на основе общих принципов права. Так, законодательство подавляющего количества стран предусматривает право требовать возмещения убытков, если досрочное прекращение основано на нарушении соглашения по вине стороны, в результате которого возникли убытки.

  В связи с досрочным расторжением лицензионного договора лицензиаром на практике часто возникает проблема относительно того, сохраняет ли лицензиар наряду с роялти первоначальный единовременный платеж или эта сумма полностью или частично должна быть возвращена лицензиату. Представляется, данная ситуация может быть решена исходя из следующих оснований. Лицензиар уже раскрыл и передал свои права, всю документацию и секреты для организации непосредственного использования объектов или технологии; появился риск разглашения конфиденциальной информации. А паушальный платеж, так же как и единовременный платеж в данном случае представляют собой плату за передачу всего вышеназванного. К тому же при разработке договора стороны заведомо знали, что данный вид договора носит рисковый характер и осознанно шли на его подписание. Таким образом, возврат всех вознаграждений, переданных лицензиатом лицензиару во исполнение соглашения, неоправдан с точки зрения содержания договорных условий.

  В.Н.Евдокимова предлагает рассматривать территорию действия договора  как существенное условие лицензионного соглашения, обосновывая такой вывод территориальным характером исключительного права, а как следствие, территориальным характером патентных прав[70]. С одной стороны, с данным утверждением нельзя согласиться на том основании, что при предоставлении всего пакета документов по лицензионному договору, в том числе патентов, определенным образом уже подразумевается  территориальность данного соглашения – территория действия соответствующих патентов, и нет необходимости загромождать договор, дополнительно вводя в содержание договора условие о его территориальном действии. И если в дальнейшем возникнут какие-либо разногласия относительно территории действия данного соглашения, то, думается, данная проблема может быть решена толкованием действительной воли сторон в отношении условия территориального действия договора, свидетельскими показаниями, исследованием содержания внутрикорпоративных документов сторон, а также с учетом поведения контрагентов до и после заключения договора.  

  Однако, с другой стороны, если в основе соглашения лежит предоставление прав на объекты промышленной собственности, не защищенные патентом, и таким образом не ограниченные каким-либо пространством, отсутствие условия о территориальном действии договора приведет к правовой неопределенности.

  Законодательство немногих стран прямо предусматривает условие о территориальном действии лицензионного договора. Так, п. (2) § 30 Закона о реформе законодательства о товарных знаках Германии закрепляет, что лицензионный договор на товарный знак должен содержать указание на территорию использования товарного знака. Английский Акт о товарных знаках определяет, что в случае предоставления по договору ограниченной лицензии соглашение должно содержать условие о территории в рамках определенной местности. Однако на практике, несмотря на то, что территориальность признается не во всех странах в качестве существенного условия, абсолютное большинство заключаемых договоров все же содержит данное условие, вне зависимости от того, передаются по договору права на использование объектов, охраняемые патентной защитой, или таковой не обладающие. Лицензиат ограничивается территорией, на которой ему разрешено производить и сбывать продукцию, изготовленную по лицензии. Аналогичные действия в странах и на внутренних территориях стран, не предусмотренных договором, лицензиату запрещаются. Территория осуществления различных действий по использованию объекта соглашения может ограничиваться не только пределами стран, но и определенными районами отдельно взятой страны, могут создаваться различные территориальные комбинации (производство в одном регионе, право реализации только на территории другого региона). Таким образом,  лицензионные соглашения сохраняют силу только в пределах стран, указанных в них.

  Нередко в лицензионных соглашениях закрепляется условие о территориальном ограничении использования и экспорта произведенной по предоставленной лицензии продукции. Думается, такое условие о запрете является необоснованным. Специфика существующего института исключительных прав заключается в том, что запатентованный объект охраняется в рамках одного государства, в котором этот патент выдан; либо нескольких государств-участников Европейской патентной конвенции 1978 г., в соответствии с которой возможна выдача патентного документа, свидетельствующего о патентной охране на территории определенных государств-участниц конвенции. При пересечении границ этого государства или группы государств запатентованная информация перестает быть под охраной, если не создается режим охраны на новой территории. Она не отвечает критерию ноу-хау – отсутствия свободного доступа третьих лиц, поскольку уже было опубликовано описание этого объекта.  

  Однако рассмотренные ограничения по территории в отношении производства, использования и экспорта могут быть признаны необоснованными при применении права, в соответствии с которым данные условия являются недопустимыми.

  
  

  3. Обязательства сторон по лицензионному договору

  
  

  Обязанности сторон по договору франчайзинга вытекают из его условий и явля­ются, следовательно, составной частью содержания соглашения.

  Взаимные обязанности сторон по соглашению принято дифференцировать на обязательства лицензиара и обязательства лицензиата.

  
  
  
  

  3.1.   Обязательства лицензиара

  Основная обязанность лицензиара, по мнению А.П.Сергеева, – «предоставить права; в виде разрешения (лицензии) – на применение юридически охраняемого им изобретения, сущность которого изложена в патентном документе – описании изобретения, приложении к патентной грамоте»[71]. Думается, данный подход является односторонним, поскольку предусматривает лишь предоставление разрешения по использование исключительных прав патентообладателя.

  Правильнее было бы определить основное обязательство лицензиара как обязательство по обеспечению возможности реального осуществления передаваемых прав[72]. т.е. обязательство по передаче прав на использование исключительных прав патентообладателя на объекты промышленной собственности, которое должно отвечать как юридическим (так называемые гарантии в отношении недостатков в праве), так и техническим (гарантии в отношении недостатков технического характера) характеристикам.      

  Рассматривая гарантии в отношении недостатков в праве, необходимо отметить, что лицензиар должен гарантировать существование передаваемых патентных прав, поддержание юридической силы патента или иного охранного документа, а также действительность патента. Если по договору передается в числе прочих исключительная лицензия, лицензиар обязан предоставить лицензиату доказательства исключительности этой лицензии. Также лицензиар должен гарантировать, что те права, которые он передает, не являются предметом иска третьих лиц, не затрагивают и не ущемляют их  интересов. Однако, предоставляя перечисленные гарантии, лицензиар не может гарантировать, что передаваемые права впоследствии не будут предметом притязаний третьих лиц.

  В литературе также выделяются обстоятельства, о которых лицензиар знал или должен был знать на момент заключения соглашения и обстоятельства, которые возникнут впоследствии, при этом лицензиар при необходимой степени заботливости не мог их предусмотреть или предотвратить[73]. В случае, если объект договора имеет недостатки[74], «которые уменьшают или делают невозможным ее использование по назначению, установленному  договором», по мнению Г.Штумпфа, возможно применение к лицензионному соглашению по аналогии норм об аренде, согласно которым если вследствие осуществления права третьего лица наниматель полностью или частично лишается возможности установленного договором использования нанятой вещи, то соответственно наниматель может потребовать возмещения убытков, вызванных неисполнением обязательства, если один из недостатков существует в момент заключения договора, или если такой недостаток возникнет позднее вследствие обстоятельства, за которое отвечает наймодатель. По сути, аналогичная норма содержится и в Гражданском кодексе РФ (ст.613). Однако применять эти нормы об аренде к лицензионному договору не представляется возможным, поскольку российское право исходит из положения, согласно которому предметом аренды могут быть вещи, а вещи материальны по своему определению. Объекты интеллектуальной собственности нематериальны, они результат творческой деятельности человека.

  Англо-американская практика решает рассматриваемую проблему путем предоставления возможности включения в лицензионное соглашение условия об освобождении лицензиата от ответственности, достаточно широкой по объему. Со своей стороны, лицензиар стремится к ограничению  своей ответственности по крайней мере тем, что он получает по соглашению. В целом же в США для лицензиара не признается наличие подразумеваемого обязательства защищать лицензиата от конкуренции со стороны нарушителей патента.

  Нарушения, которые не были известны лицензиару на момент заключения лицензионного соглашения, и нарушения, возникшие после заключения последнего, на практике обычно представлены правом преждепользования и зависимостью от других патентов.

  Зависимость от других патентов возникает, как правило, в случае, когда защищенное ранее выданным патентом изобретение используется новым патентом, однако нет идентичности в изобретениях, а имеет место дальнейшая разработка изобретения. Поэтому зависимость не затрагивает правомерность патента, по нему не проводится патентная экспертиза, и, следовательно, нет оснований для признания патента недействительным. В дальнейшем использование нового патента возможно только при согласии правообладателя ранее выданного патента. В противном случае будут нарушены патентные права владельца первого патента. Требуемое согласие на практике обычно оформляется путем заключения лицензионного, при этом возможна выдача и принудительной лицензии.  Таким образом, очевидна прямая зависимость между выданным ранее патентом и вновь полученным. Зависимость может быть как полной, частичной, так и в отношении определенных возможностей использования.

  Если после заключения лицензионного соглашения выясняется, что в его основе лежит патент, зависимый от другого патента, правообладатель должен предоставить отказ от запрета на использование своего патента, т.е. своего рода разрешение на его использование. В случае предоставления такого отказа договор продолжает исполняться, не зависимо от этого обстоятельства. Однако если патентообладатель не предоставил такой отказ, патент не признается недействительным, но использованию патента противостоят права третьих лиц. Данная проблема может быть решена путем досрочного расторжения соглашения по инициативе лицензиата, если в предоставленный срок лицензиар не устранил препятствия к использованию предоставленных объектов промышленной собственности. При этом необходимо учитывать, что препятствия должны быть существенными. Второй вариант решения поставленной проблемы видится в предоставлении лицензиату права уменьшения размера лицензионного вознаграждения.  

  Право преждепользования представляет собой право, возникшее у субъекта, который ко времени подачи заявки на выдачу патента уже использовал изобретение или предпринял необходимые для использования меры. Право преждепользования должно быть подтверждено непосредственным использованием изобретения. Однако чтобы возникло это право, приобретение и использование объекта должно быть добросовестным. Таким образом, данное право не является исключительным правом и также не является нарушением патентных прав. Оно означает лишь признание статуса владения.

  Если после заключения лицензионного соглашения, в основу которого положена исключительная лицензия[75], выясняется, что в отношении предмета лицензии действует право преждепользования,  на практике лицензиату обычно предоставляется возможность выбора между расторжением  договора и уменьшением размера платежей. Это объясняется тем, что при исключительной лицензии лицензиату предоставляется монопольное право использования, что при наличии права преждепользования невозможно. Досрочное прекращение соглашения возможно только при особых обстоятельствах, одними из которых являются невозможность практически реализовать предоставленную лицензию, а  также ее бесполезность. Уменьшение лицензионных вознаграждений представляет собой наиболее распространенное последствие при возникновении рассматриваемой ситуации. Отчисления снижаются с учетом разницы стоимости лицензии при отсутствии  права преждепользования и при его наличии.

  Что касается гарантий в отношении недостатков технического характера, то здесь основной обязанностью лицензиара, как уже отмечалось выше, является обязательство обеспечить права использования, переданные лицензиату по лицензионному соглашению. Недостаточно только того, что существует право на патент и отсутствуют притязания со стороны третьих лиц, положенное в основу соглашения изобретения, помимо прочего, должно отвечать определенным техническим требованиям, и должна быть обеспечена возможность его фактической реализации. В противном случае возникают недостатки технического характера.

  В настоящее время сформулирован подход, согласно которому лицензиар несет ответственность за техническую осуществимость и пригодность изобретения для указанной в лицензионном договоре цели, но не за коммерческую реализуемость. Таким образом, лицензиар не отвечает за конкурентоспособность производимых по лицензионному соглашению изделий, а также за рентабельность производства. Под технической осуществимостью понимается возможность использовать, реализовывать изобретение средствами современной техники.         

  На практике стороны уделяют внимание вопросу адаптации передаваемой технологии к имеющемуся у лицензиата оборудованию и уже применяемой им технологии. В первую очередь это проблема, связанная с тем, что для освоения новой технологии действующее производство лицензиата необходимо модифицировать или изменить для получения наиболее эффективного результата от фактической реализации переданной по соглашению технологии. В лицензионный договор обычно включаются условия о распределении обязанностей сторон по адаптации технологии. Так, обязательство о финансовом содействии лицензиара может выражаться не только в предоставлении денежного, товарного кредита, но и в заключении лизингового соглашения в отношении необходимого оборудования. Особенное значение приобретает вопрос относительно необходимости подготовки персонала лицензиата. Исходя из этого, нередко в соглашение подлежит включению положение о подготовке лицензиаром персонала лицензиата.    

  Все эти сопутствующие непосредственной реализации технологии условия безусловно играют важнейшую роль в использовании предмета лицензионного договора, однако, думается, их включение в соглашение усложняет, загромождает его содержание, тем самым поднимая вопрос о создании самостоятельного правового режима регулирования таких сделок, как подготовка персонала лицензиаром, предоставление и оказание помощи в предоставлении товарного и денежного кредита, и т.д.

  При несоблюдении гарантий технического характера Г.Штумпф[76] предлагает применение по аналогии норм о купле-продаже, в частности статьи Германского уложения, предусматривающие ответственность за недостатки вещи и возмещение убытков, возникших вследствие неисполнения договора. «Пострадавшая сторона в случае наличия недостатков технического характера может или отказаться от договора, или потребовать возмещения убытков в связи с неисполнением, причем в случае расторжения договора нельзя потребовать возмещения убытков на основании неисполнения»[77].  Необходимо отметить, что по сути аналогичная норма содержится и в российском гражданском праве, в частности в ст.475 ГК РФ, предусматривающей средства правовой защиты покупателя[78]. Однако, думается, что применять данные нормы к отношениям, возникающим из лицензионного договора, не представляется возможным по следующим основаниям. Последствия, предусмотренные гражданским законодательством, могут быть заявлены, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. Специфика же предмета лицензионного договора, а именно его нематериальный характер,  не позволяет применять указанные последствия при возникновении каких-либо недостатков, особенно представляется проблематичным замена предмета соглашения, исходя из исключительности предоставляемых прав, а также устранение технических недостатков.

  Таким образом, лицензиар должен оказывать лицензиату все необходимое и разумно возможное содействие в условиях возникновения ситуации несоответствия предмета лицензии требованиям лицензионного соглашения по техническим характеристикам.

  Говоря об основном обязательстве лицензиара обеспечить возможность реального осуществления передаваемых прав, необходимо учитывать, что на практике стороны довольно часто включают в содержание договора условие о равных с другими лицензиатами условиях.  Смысл этого условия заключается в том, что если оно содержится  в неисключительных лицензионных соглашениях, то лицензиат по соглашению вправе платить роялти по наименьшей ставке, которая, как ему известно, при прочих равных условиях существует среди остальных лицензиатов определенного лицензиара. В США применение этого положения возможно даже при отсутствии его в самом соглашении.

  Однако при реализации данного условия на практике возникают определенные трудности, в частности проблема лицензиата в получении информации об условиях лицензирования иных лицензиатов, трудности в установлении того факта, что в конкретном случае действительно имеет место соглашения «на равных условиях» из-за различий и способах уплаты вознаграждения за пользование технологией.

  Указанные трудности очевидны, но они не умаляют значения самой потенциальной возможности требовать от лицензиара предоставления равных условий.   

  
  

  3.2. Обязательства лицензиата

  
  

  Одной из важнейших обязанностей лицензиара является обязательство по уплате лицензионного вознаграждения за полученную технологию. Исходя из того, что платежи по договору прямо или косвенно зависят от непосредственной реализации переданных объектов промышленной собственности, моментом возникновения права требования платежа можно считать момент заключения контракта с заказчиком, изготовления или поставки машин, выставления счета заказчику или поступления платежа заказчика. Момент возникновения права требования устанавливается в договорном порядке, с учетом конкретных обстоятельств. При выборе одного из перечисленных оснований стороны также устанавливают, влияет ли непоступление платежа на лицензионные отчисления. Помимо прочего в соглашение вводят условие о том, что право на получение лицензионного платежа не действует, если известно, что от заказчика платеж не может быть получен или же что непоступление платежа не затрагивает права требования на получение лицензионного отчисления[79]. 

  При исчислениях роялти поштучно или при отчислениях с оборота лицензиар независимо от наличия соответствующего положения в договоре приобретает право требовать от лицензиата отчетности. Предъявление отчетности необходимо прежде всего для того, чтобы лицензиар мог произвести проверку относительно того, возникает ли у него право и в каком объеме на получение платежей от лицензиата. Обычно срок предоставления отчетности устанавливается в договоре. Однако если он не установлен, то необходимо передавать данные отчетности в приемлемые сроки. Приемлемые сроки варьируются в каждом конкретном случае и в зависимости от отрасли, в которой применяется технология. В условии о предоставлении отчетности стороны обычно указывают требования к ее содержанию; сроки ее предоставления; а также сроки предоставления платежа. В случае нарушения сроков передачи данных отчетности, думается, лицензиату возможно предоставление права на возмещение убытков в связи с неисполнением обязанности лицензиатом. Досрочное расторжение договора вряд ли возможно, поскольку непредставление лицензиатом отчетности не является основным обязательством последним и не может быть признано существенным основанием прекращения лицензионного соглашения.       

  Другой обязанностью лицензиара является обязательство по освоению. Наличие данной обязанности не признается в неисключительных лицензионных соглашениях.

  Основанием для существования такой обязанности в том случае, если по соглашению переходит передача исключительной лицензии,  является то, что было бы несправедливо ставить продуктивность лицензируемой собственности исключительно в зависимость от лицензиата[80]. Наличие данной обязанности можно обосновать тем, что лицензиар на срок действия договора передает все свои права. Он не может, как при простой лицензии, повторно передавать лицензии, и поэтому экономическая реализация, а также поддержание его интересов при сбыте изделий передаются одному лицензиату, который должен реализовать изделия по лицензии. Таким образом, тот, кто добивается подобного исключительного положения, в данном случае лицензиат, как правило, обязан вести себя в отношении изобретения так же как с правами промышленной собственности, а именно должен его реализовать. Однако необходимо учитывать: чем больше ограничений налагается на право использования объектов промышленной собственности, передаваемое по лицензионному соглашению, тем более вероятны исключения из обязанности освоения.       

  Довольно сложен вопрос относительно определения объема такой обязанности. В Германии, например, суд признал лицензиата обязанным осуществлять рекламу лицензионной продукции. Кроме того, лицензиар может получить право проводить специальные проверки, которые бы позволяли узнать, насколько соответствующим образом лицензиат исполняет свою обязанность.

      В США рассматриваемое условие не будет признаваться в качестве обязательного, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств. Во-первых, в случае, если за лицензиаром осталось право производить и реализовывать «достаточное» количество  лицензируемых изделий на лицензируемой территории. Во-вторых, если лицензионный договор предусматривает «достаточный» минимальный уровень роялти. В-третьих, в случаях, когда лицензиар имеет право расторгнуть соглашение, если размер получаемых роялти будет меньше предусмотренного договором. В-четвертых, если соглашение содержит положение о том, что в нем содержатся все обязательства сторон[81]. 

  Также трудности представляет вопрос относительно того, какими средствами правовой защиты обладает лицензиар. Думается, определение в договоре минимально гарантированного объема производства и конкретных штрафных санкций будет достаточным обеспечением исполнения лицензионного соглашения.

  Обязанность освоения имеет предел, если исполнение лицензионного договора нереально. Рассматриваемая обязанность отпадает, если исчезнет вероятность возможности освоения лицензиатом или по экономическим соображениям для лицензиата изготовление и сбыт предмета лицензии становятся нежелательными. Для решения вопроса, нарушает ли лицензиат договор ввиду неисполнения необходимо установить, возможна ли оправданная реализация предмета соглашения. Если такая реализация невозможна, то обязанность освоения отпадает вне зависимости от того, расторгнул ли лицензиат лицензионный договор.   

  Таким образом, представляется, решение вопроса о наличии соответствующей обязанности и ее объеме должно зависеть от самого волеизъявления сторон, если необходимо – с привлечением средств толкования соглашения, но при обязательном действии принципа равенства сторон. Для привлечения лицензиата к ответственности за неисполнение рассматриваемой обязанности необходимо выяснить, использовал ли лицензиат все возможности, чтобы технически усовершенствовать объект лицензионного соглашения, более рационально его изготавливать. При этом на практике на лицензиата очень часто возлагается бремя доказывания в отношении наличия невозможности освоения.

  Обязанность освоения тесно взаимосвязана с улучшениями. В литературе встречаются мнения, в соответствии с которыми обязанность освоения обуславливает также обязанность внесения улучшений. 

  Рассматривая указанное обязательство необходимо отметить, что суды стран общего права различают институты «будущих изобретений» и «будущих улучшений». Под «будущими изобретениями» принято понимать новые изобретения, характеризующиеся достаточной степенью независимости от основного патента. «Будущие улучшения» представляют собой патентоспособные улучшения, применимость которых по большей части базируется на «основном» патенте, либо компоненты формулы которых непосредственно связаны с компонентами формулы по основному патенту. Таким образом, положения о режиме «будущих улучшений» не распространяются на «будущие изобретения», если отдельным положением не оговаривается иное в отношении так называемых «будущих изобретений, тесно связанных с основным патентом».

  Рассматривая режим правового регулирования производства улучшений, необходимо учитывать, что это двусторонний процесс. На этом основании проводится разграничение между условием о дополнительной передаче лицензиаром лицензиату информации о будущих улучшениях и прав в отношении этих улучшений и изобретений, представляющих собой объект лицензионного договора и условием о передаче лицензиатом лицензиару информации о своих будущих улучшениях и правах в отношении  этих улучшений и изобретений.

  На практике стороны включают в соглашение вышеназванное  условие о передаче лицензиатом лицензиару информации о будущих улучшениях и прав в отношении этих улучшений[82]. Содержание данного условия может быть разным: лицензиат становится либо обязанным оформить будущие патенты на имя лицензиара, либо предоставить опцион на покупку, либо обязуется предоставить с правом сублицензирования неисключительную лицензию без последующего внесения лицензиаром, который в данном случае будет являться лицензиатом, лицензионных платежей.

  Очень важное значение имеет согласие лицензиара на внесение конструктивных изменений или улучшений в предоставленную технологию. Таким образом лицензиар обеспечивает себе право участия в принятии решения. Также могут быть приняты во внимание ценные изменения. Однако такие условия применимы только в случае, если речь идет об ограничениях, которые устанавливаются в положениях о качестве, технических спецификациях и подобных качественных характеристиках.

  Исходя из вышеизложенного, закономерно возникает вопрос относительно правомерности закрепления такой обязанности. Право и практика противоречивы в разрешении этого вопроса. Так, Договор о создании ЕЕС, в частности ст.85, предусматривающий запрет действий, являющихся несовместимыми с общим рынком[83], устанавливает, что таким запретом не охватываются «обязательства, относящиеся к раскрытию опыта, достигнутого при использовании разработки или предоставлению лицензий на разработки; это положение, однако применяется к обязательствам, которые берет на себя лицензиат только в том случае, если такие обязательства не являются исключительными и лицензиар берет на себя подобные обязательства»[84]. Согласно официальной позиции Комиссии США по международной торговле, в международной торговле в принципе допустимы все вышеперечисленные действия[85].

   Однако Комиссия ЕС по честной торговле при рассмотрении дела The Agr. of A.Raymond & Co. приняла решение, по которому «патентные лицензионные соглашения не должны накладывать на лицензиата обязательство переуступать права на любые улучшения и модификации, которые лицензиат может сделать в лицензируемом продукте или процессе»[86].  

  В теории также делались попытки разрешить поставленную проблему. Так, Г.Штумпф считает, что не следует рассматривать указанные обстоятельства в отношении улучшений как нечто не соответствующее праву[87]. Благодаря закреплению данного условия «лицензиат сохраняет право на улучшения в тех странах, где он имеет исключительную лицензию, в то время как в других странах он должен оставить это право за лицензиаром»[88].

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что положения лицензионных соглашений об обязательствах лицензиара в отношении улучшений объекта лицензии вряд ли могут быть признаны неправомерными в тех пределах, в которых они не являются злоупотреблением лицензиаром прав из патента, прав из договора в целом или же не являются  недействительными по иным общим основаниям недействительности сделок. Противоречие соответствующих положений лицензионного соглашения законодательству о защите конкуренции является основанием признания таких положений недействительными. Такое признание является результатом применения не столько гражданско-правового метода, сколько публично-правового регулирования, к которому относится и законодательство о защите конкуренции.     

  Одной из обязанностей лицензиата в отношении сбыта является обязанность реализовывать произведенную продукцию по определенной цене. Так, в США патентообладатель вправе устанавливать минимальные цены реализации произведенной продукции, что никак не противоречит антитрестовскому законодательству США

  Нередко лицензиар устанавливает ценовые коридоры для лицензионной продукции. В лицензионных соглашениях часто устанавливается обязательство лицензиата придерживаться уровня цен другого лицензиата или третьего лица.

  Однако Верховным судом США было установлено, что поддержание цен перепродажи незаконно, когда товары поступили для распространения через торговые каналы и принадлежат дилерам[89].

  Большую группу обязательств лицензиата составляют так называемые обязательства в отношении продукции (иных объектов интеллектуальной собственности), на которую не распространяются патенты лицензиара или которая имеет вспомогательный характер. Часто стороны включают в содержание соглашения условие о приобретении сырья или оборудования в рамках лицензионного процесса или производства либо у лицензиара, либо у указываемых им лиц. Обычно такие условия обосновываются возможностью таким образом обеспечить качество производимой продукции или сам процесс производства.

  Закрепление рассмотренных обязательств в лицензионном соглашении вряд ли может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства. Так, Патентный акт Англии устанавливает, что любое положение договора на поставку продукции по патенту или лицензии на использование запатентованной разработки будет недействительно в тех случаях, когда оно направлено на наложение на одну из сторон обязательств нежелательного характера. В качестве таких обязательств рассматриваются обязательства по приобретению у поставщика или лицензиара чего-нибудь иного, чем продукция по лицензии или обязательства не использовать иных товаров или технических разработок, которые или права по которым не передаются поставщиком или лицензиаром. При рассмотрении дела Chiron против Organon Teknika (no 2) (1993) FSR 567 английский Апелляционный суд установил, что вышеуказанные положения Патентного акта являются императивными нормами, применяемыми независимо от соглашения сторон о применимом праве, только в отношении английских патентов[90].    

  Таким образом, говоря о возможностях обеспечения лицензиаром качества производимой лицензиатом продукции по лицензии, чем нередко обосновывается включение в лицензионные соглашения условий о поставках со стороны лицензиара, необходимо отметить, что требования к качеству производимой продукции должны соблюдаться путем установления технических стандартов, неких технических параметров, а не указанием на источник сырья или материалов, которые обладают такими параметрами или, по мнению лицензиара, с наибольшей вероятностью приводят к получению указанных параметров. Свобода выбора должна оставаться за производителем. В этом и состоит предпринимательский характер его деятельности.

  Обычно на лицензиата не возлагается обязанность поддерживать патентные права. Обоснованность такого решения вытекает из сути действий лицензиара. Его основная обязанность – предоставить права использования, поэтому и поддерживать патентные права также обязан лицензиар.

  Однако на практике нередкими являются случаи, когда лицензиар берет на себя обязательство поддержания патентных прав, а затем выставляет счет лицензиату на сумму расходов по поддержанию патентных прав. возможен и такой вариант, при котором лицензиат изначально возлагает на себя обязательство по поддержанию прав на том основании, что он лучше ориентируется в особенностях, требованиях, предъявляемых к  производству и реализации лицензионной продукции на определенной лицензионной территории,  и может беспрепятственно оплатить все расходы, связанные с исполнением рассматриваемой обязанности в официальной валюте того государства, на территории которого лицензиат осуществляет свою деятельность.

  На случай возникновения нарушений патентных прав со стороны третьих лиц на лицензиата обычно возлагается обязанность информировать лицензиара о таких нарушениях, если они совершены на лицензионной территории. Эта же обязанность действует в отношении незащищенных патентами изобретений и в отношении лицензий на товарные знаки при незаконном использовании знака. При этом не имеет значения, какая лицензия лежит в основе соглашения. Даже если лицензиат имеет возможность вмешаться путем подачи иска, лицензиар заинтересован узнать о наличии нарушений, тем более если лицензиат не имеет обязательств в отношении вмешательства.

  При исполнении обязательства информировать лицензиара о нарушениях патентных прав со стороны третьих лиц, независимо от того, какая лицензия ему предоставлена, не обязан защищать нарушенные права. Исключительный лицензиат, хотя и имеет в отличие от неисключительного лицензиата право выступления против исков третьих лиц, однако не исполняет такой обязанности.

        Закрепление в договоре тех или иных обязанностей необратимо возлагает на стороны обязательство формулировать их таким образом, чтобы они не превратились в форму злоупотребления правом как одной из сторон (в случае заключения кабальных договоров, обхода лицензии со стороны лицензиата, а также установления доминирующего положения на рынке), так и обеими (в случае заключения мнимых и притворных сделок) и не стали источником  получения неоправданных выгод.         

  
  

     

  
  

  Заключение

  Несмотря на длительный период существования международного лицензионного договора, процесс его становления как вида предпри­нимательского договора еще не завершен.  Это обусловлено многими причинами, в частности,  качест­венными изменениями рынка,  его тенденциями к усложнению связей, трансграничности, глобализации, интернационализации. Поэтому еще далеки от завершения правовые формы опосредова­ния современных рыночных отношений, в том числе связанных с передачей технологии. В частности, во многом по этим причинам еще не сформировались четкие и устойчивые параметры лицензионных соглашений.

  Особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы, связанные с правовым регулированием международного лицензионного договора. В отличие от достаточно удовлетворительного уровня регулирования непосредственно статуса существующих объектов промышленной собственности, отношения в области международно-правового оборота таких объектов не нашли своего надлежащего урегулирования ни на уровне международного права, ни на национальном уровне. Безусловно,  к подобного рода отношениям применяются и положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, и Принципы международных коммерческих договоров 1994 г., и положения, содержащиеся в других источниках, однако все они носят сравнительно общий характер для того, чтобы создавать удовлетворительное регулирование международных лицензионных соглашений. Кроме того, сфера применения таких источников ограничена и вряд ли стоит ожидать ее расширения в ближайшем будущем.

  Существующее коллизионно-правовое регулирование также порождает на практике неясности. При широко признаваемой обоснованности и необходимости дифференциации договорного статута и статута объекта промышленной собственности нет единых критериев, которые могли бы быть положены в основу выбора права того или иного государства. Так, применение в качестве договорного статута права страны, в рамках которой объекта промышленной собственности получает охрану, приводит к чрезмерному расширению статута объекта промышленной собственности до границ договорного статута, что, очевидно, неверно. Неприемлемо одностороннее применение права страны, предоставляющей защиту объекту без учета права страны, на которой этот объект создан и получил первоначальную охрану, а по сути объективизацию как таковую. Своего учета требует и право лицензиара, который, как правило, создает такой объект и имеет основания считать, что именно его право должно регулировать отношения по использованию, в том числе посредством лицензионного соглашения, прав на объект промышленной собственности.

  Проблема отсутствия должного правового регулирования, безусловно, привела к возрастанию роли и усилению значения договора как регулятор внешнеэкономических лицензионных отношений. Однако в договоре нельзя предусмотреть все возможные варианты развития событий и, как результат, возникла острая необходимость принятия на межгосударственном уровне единого унифицированного акта, способного регламентировать отношения, связанные с заключением и исполнением международных лицензионных договоров.

  Небесспорным в литературе и практике является вопрос о существенных условиях лицензионного соглашения. Отсутствие материально-правового регулирования на международном уровне порождает необоснованное расширение или сужение перечня существенных условий договора. К тому же в законодательстве стран установлены разные требования к заключению соглашения. 

  Актуальным также является вопрос о предмете лицензионного соглашения и его соотношении с объектом. Дифференциация предмета и объекта производится на основе постулатов, разработанных в философии, а затем и в теории права. Под предметом принято понимать отношения, по поводу которых заключается договор, а объект договора представляет благо, по поводу которого заключается договор. Таким образом, под объектом лицензионного соглашения необходимо понимать объект промышленной собственности, а предметом – предоставление исключительных прав на использование объектов промышленной собственности. Говоря об объектах промышленной собственности, необходимо учитывать, что круг таких объектов подлежит расширению за пределы перечня, даваемого в традиционных конвенционных источниках, и должен  распространяться, в том числе, на профессиональные секреты (ноу-хау),   

  Надлежащее установление элементов, входящих в предмет и объект лицензионного соглашения, позволяет определять случаи злоупотребления лицензиаром прав, вытекающих из охранного документа.     

   Таким образом, несмотря на недостаточную определенность всех парамет­ров и условий, лицензионный договор, несомненно, занял свое собственное, отдельное место в системе современных договорно-обязательст­венных отношений. Этому обстоятельству не противоречит распро­страненное убеждение в том, что договор имеет смешанную, комбинированную правовую природу. Тем не менее, наличие в нем многих признаков, присущих другим видам коммерческих договоров не позволяет говорить о том, что лицензионное соглашение поглощает ту или иную договорную форму в такой степени, чтобы его мож­но было целиком отождествить с какой-либо из них. До какой степени во лицензионном договоре проступают признаки других договорных форм, и каких   именно – зависит от ус­ловий каждого конкретного договора.

  Представляется, что несмотря на наличие в рассматриваемом договоре элементов других договорных форм, необоснованным будет вывод об определении международного лицензионного договора как простой совокупности таких договорных форм. Ему свойственно системное соединение таких элементов. Как известно, система отли­чается от простой совокупности тем, что составляющие ее элементы придают ей новое качественное состояние, отличное от состояния от­дельных элементов. Исключение хотя бы одного из них из системы превращает последнюю в простой набор таких элементов.

  Взятые не по отдельности, а в совокупности элементы лицензионного соглашения опосредуют комплексные от­ношения передачи технологии, имеющие своей целью передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Именно это системное качество придает международному лицензионному договору полноценный и самостоятельный характер.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Библиографический список

  Нормативный материал

  1.  Договор о патентной кооперации 1970 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.             Вып. XXXIV. – М., 1980. С. 55 – 89.

  2.  Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам. Рим, 19 июня  1980 г. // Treaty Series. Volume 1605. – New York: United Nations, 1997. P. 59 – 156.

  3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. –  М., 1978. С. 140 – 152.

  4. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. // Парижская Конвенция по охране промышленной собственности. Публикация № 201(R). –  Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.

  5. Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. А.С.Комарова. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 328 с. 

  6. Проект международного кодекса поведения в области передачи технологий //  U.N.Doc. TD/CODE TOT/25, 1980.

  7. Регламент Комиссии ЕС № 240/96 от 31 января 1996 г. «О применении статьи 85 (3) Соглашения об образовании ЕЭС к некоторым категориям соглашений на передачу технологии» [Электронный ресурс] – http//www.law.cornell.edu.

  8. Руководящие принципы для составления контрактов международной передачи ноу-хау (производственного опыта) в машиностроении. [Электронный ресурс] – http//www.law.cornell.edu.

  9. Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности // Annex 1C to the Agreement Establishing the World Trade Organization (Соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию).

  10.   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 28 ноября.  

  11.   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : федер. Закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Рос. газ. – 2006. – 11 декабря.

  12.   Германское гражданское уложение 1896 г. [Электронный ресурс] – http//www.ru.wikipedia.org.

  
  

  13.   Закон о реформе законодательства о товарных знаках Германии. [Электронный ресурс] – http//www.ru.wikipedia.org.

  14.   Книга 35 Свода законов США (US Code 35 chapter 28). [Электронный ресурс] – http//www.law.cornell.edu

  15.   Кодекс промышленной собственности Франции. [Электронный ресурс] – http//www.ru.wikipedia.org.

  16.   Патентный акт 1977 г. Великобритании // Deborah E. Bouchoux. Intellectual Property for Paralegals: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets (West Legal Studies Series), 2004.

  17.   Патентный закон 1980 г. Германии. [Электронный ресурс] – http//www.ru.wikipedia.org.

  18.   О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Рос. газ. – 2006. – 27 июля.   

  19.   Pugwash Code // U.N. Doc. TD/B/AC.11/22.1974.

  20.   UNIDO Model Form of Agreement for the Licensing of patents and know-how in the petrochemical industry // UNIDO/PC 50/Rev. 1, 05.05.1983.

  21.   British Technology Group Ltd. v. Boehringer Mannheim Corp., DePuy Orthopaedics Inc. CII 1997 B No.5768.

  22.   Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 408 (1911).

  23.   Reclosable Plastic Bags, 192 U.S.P.Q. 674 (U.S. Intnl. Trade Commission 1977).

  24.   Regina Glass Fibre v. Schuller (1972) R.P.C. 229 (C.A.) of. Torrington v. Smith (1966) R.P.C. 285 (Cornish W.R. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. L., 1989).

  25.   Vacuum Concrete Corp. v. American Machine & Foundry Co. 321 Supp. 771, 169 U.S.P.Q. 297 (S.D.N.Y. 1971).

  26.   Решение Федеральной судебной палаты BGH. 28.6.1979 (GRUR, 1979, S. 768770).

  27.   Решение Федеральной судебной палаты BGH. 30.1.1964 (BGZH, 41, S. 2054).

  
  

  Специальная литература

     

  1. Ануфриева Л.П. Международное частное право : в 3 т. : учебник / Л. П. Ануфриева. – М.: БЕК, 2000. –  Т. 2. Особенная часть. – 645 с.

  2.  Бардина М.П. О праве, применимом к договорным обязательствам в странах ЕС // Хозяйство и право. – 1997. – № 4. – С. 114-126.

  
  

  3. Белов А.П. Применимое право во внешнеэкономических сделках // Право и экономика. – 1998. – № 9. – С. 45 – 53.

  4. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: законодательство и практика его применения / В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов. –  М. Наука, 1997. – 288 с.

  5. Богуславский М.М.  Международное частное право: учебник / М.М. Богуславский. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 602 с.

  6. Богуславский М.М., Воробьева О.В., Светланов А.Г.  Международная передача технологий: правовое регулирование / М.М. Богуславский, О.В. Воробьева,                    А.Г. Светланов. –  М: Наука, 1985. – 279 с.

  7. Болотин М.А. Антимонопольное право и патенты на объекты интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. – 1999. – № 4. – С. 48-52.

  8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1 : Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский . – Изд. 2-е, испр. – М.: Статут, 2000. – 842 с.

  9. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау: учебник / Э.Я. Волынец-Руссет. – М.: Юрист, 1999. – 325 с.

  10.   Волынец-Руссет Э.Я. Лицензии и их отличия от других внешнеторговых сделок: Учеб. пособие / Э.Я. Волынец-Руссет. – М.: ВАВТ, 1987. – 311 с.  

  11.   Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А., Паршина и др.;  под ред. Л.Е. Стровского. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 380 с.   

  12.   Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник / И.В. Гетьман-Павлова. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 750 с.

  13. Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР / М.Л. Городисский. – М.: Междунар. отношения, 1972. – 200 с.

  14. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть третья. Раздел VI «Международное право»: комментарий и постатейные материалы / отв. ред. Н.И. Марышева. – М.: Контракт, 2004. – 810 с.

  15.   Гражданское и торговое право зарубежных государств: в 2 т.: учебник / отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 2006. – Т. II. – 403 с.

  16.   Гражданское и торговое право капиталистических стран. М.: Высшая школа, 1983. –  382 с.

  17.   Гражданское право: в 3 т.: учебник / под ред. А.П. Сергеева, К.Ю. Толстого. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – Т. 3. – 784 с.  

  18. Гражданское право: в 2 т.: учебник /  отв. ред. Е.А. Суханов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Т. II. Полутом 1. – 704 с.

  19.   Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. : пер. с серб. - хорват./ Р. Джурович;  отв. ред. А. С. Комаров. – М.: Рос. право, 1992. – 416 с.

  20. Евдокимова В.Н.  Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в РФ / В.Н. Евдокимова. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. – 168 с.

  21.  Евдокимова В.Н. Вопросы правового регулирования передачи технологии в РФ // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2004. – № 9, 10. –       С. 154-158.

  22. Егоров В.В. Обязательства лицензиара в международной торговле // Патенты и лицензии. – 2002. – № 7. С. 27-30.

  23. Звеков В.П. Международное частное право: учебник / В.П. Звеков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2004. – 703 с.

  24. Зенин И.А. Основы гражданского права России (конспект лекций для специалистов по праву интеллектуальной собственности) / И.А. Зенин. –  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 288 с.

  25. Зубарев Л.В. Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров // Государство и право. – 1998. - № 1. С.66-78.

  26. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика / И.С. Зыкин. – М.: Междунар. отношения,  1994. – 300с.

  27. Ибрагимов Ю. Передача технологии и ее государственное регулирование в США // Внешняя торговля. – 1994. - № 2-3.

  28. Иванов И.Д. Сергеев Ю.А. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. –  М.: Междунар. отношения. 1966. – 180 с.

  29. Интеллектуальная собственность. Основные материалы статей сотрудников Международного бюро ВОИС / под ред. Л.Б. Гальперина. – Новосибирск: ВО «Наука», 1993. –  87 с.

  30. Интеллектуальная собственность. Перевод с английского / Мэггс П.Б., Сергеев А.П.; Пер.: Нежинская Л.А. – М.: Юристъ, 2000. – 400 с. 

  31. Ионова О.В., Комисарова А.А., Малаева Л.З. и др. Правовая охрана деловых секретов за рубежом / О.В. Ионова, А.А. Комисарова, Л.З. Малаева и др. – М.: НПО Поиск, 1993. – 105 с.

  32. Катков В.Д. О привилегиях (патентах) на промышленные изобретения / В.Д. Катков. – Харьков: Тип. "Печ. дело" кн. К. Н. Гагарина  1902. – 235 с.

  33. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 т  / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М.: Юрайт, 2004. – Т.3 – 485 с.

  34. Комментарий к части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации / под ред. А.П. Маковского, Е.А. Суханова. – М.: Юрист, 2003. – 554 с.

  35. Международное коммерческое право: Учебное пособие / под общ. ред. В.Ф. Попондопуло. – М.: Омега-Л, 2004. – 668 с.

  36. Международное частное право и сравнительное правоведение. Перевод с немецкого / Кох Х., Магнус У., Фон Моренфельс П.В.; Пер.: Юмашев Ю.М. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 476 с.

  37. Мухопад В.И. Международная торговля лицензиями / В.И. Мухопад. – М.: ВАВТ, 1994. – 267 с.

  38. Право изобретателя / Пиленко А.А.; Редкол.: Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А. – М.: Статут, 2001. – 404 с.

  39. Правовая охрана  интеллектуальной собственности. Учеб. пособие / под ред. В.Н.Дементьева. М., 1995. – 146 с.

  40. Правовое регулирование внешнеэкономических связей / под. ред. А.С.Комарова. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 250 с.

  41. Свядосц Ю.И. Лицензионный договор: Учеб. пособие / Ю.И. Свядосц. – М.: Наука, 1979. – 27 с.

  42. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев. –  М.: Проспект, 1999. – 704 с.

  43. Усольцева С.В. Право интеллектуальной собственности в РФ / С.В. Усольцева. – Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1999. – 180 с.

  44. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая деятельность / В.М. Фейгельсон. – М.: РИИС, 1997. – 178 с.

  45. Хейфец И.Я. Основы патентного права / И.Я. Хейфец. –  Л.: Науч. Химико-Техн. изд-во,  1925. – 416 с.

  46. Чепелевецкий А.П. Продажа и покупка лицензии: Учеб. пособие / А.П. Чепелевцкий. – М.: Изд-во ЦНИИПИ,  1967. – 83 с.

  47. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / Г. Штумпф. – М.: Прогресс, 1976. – 376 с.

  48. Штумпф Г. Лицензионный договор / Г. Штумпф; под ред. и со вступит. ст. М. М. Богуславского; пер. с нем. А. К. Кудряшова, В. В. Драгунова. – М.: Прогресс, 1988. –      480 с.

  49. Cornish W.R. Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 2 edit., L., 1989.

  50. Finnegan M. International patent and know-how licensing. – Ind. Prop., 1976, № 9.

  
  

  51. J.J.Fawсett and P.Torremans. Intellectual Property and Private International Law. L., 1998.

  52. Nouel P. Licensing in France, “International Licensing Agreements”, N.Y., 1965.

  53. Pfaff D. RIW/AWD, 1982, S.384.

  54. Roubier P. Le droit de la propriete industrielle. Vol. 2.

  55. Technology transfer: new issues, new analysis//Ann. Amer. Acad. Polit. and Soc. Sci. 1981.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ---

  [1] См.: Право изобретателя / Пиленко А.А.; Редкол.: Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А. - М.: Статут, 2001. С.419.

  [2] См.: Катков В.Д. О привилегиях (патентах) на промышленные изобретения. – Харьков, 1902. С.190.;  Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М.: Междунар. отношения, 1972. С.28. 

  [3] Международная передача технологии: правовое регулирование / Под ред. М.М.Богуславского. – М., 1985. С.159. 

  [4] См.: Штумпф Г. Лицензионный договор. – М., 1988. С.30.

  [5] Recitals (5) EC Regulation 240/96 of January 31, 1996 (On the Application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements). 

  [6] См.: Международная передача технологии: правовое регулирование  / Под ред. М.М.Богуславского. – М., 1985. С.158.

  [7] Там же. С.160.

  [8] Roubier P. Le droit de la propriete industrielle. Vol. 2. p.261.

  [9] Свядосц Ю.И. Лицензионный договор: Учеб. Пособие. – М., 1979. С.1.

  [10] См.: Иванов И.Д. Сергеев Ю.А. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях, М., 1966. С.18.

  [11] Pfaff D. RIW/AWD, 1982, S.384.

  [12] См.: Roubier P. Указ. соч. С. 285.

  [13] См.: Nouel P. Licensing in France, “International Licensing Agreements”, N.Y., 1965, p.123.

  [14] См.: Штумпф Г. Указ. соч. С.36.

  [15] См.: Международная передача технологии: правовое регулирование  / Под ред. М.М.Богуславского. – М., 1985. С.162.

  [16] На сегодняшний день лицензионный договор как самостоятельный вид договора получил урегулирование в законодательстве лишь небольшого количества государств, например в РФ с 1 января 2008 г. в силу вступила ч.IV ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

  [17] Непатентночистыми признаются изделия, подпадающие под действие патентов (свидетельств), выданных на изобретения и (или) промышленные образцы.

  [18] В данной классификации лицензионной договор рассматривается в широком смысле: как договор, предусматривающий предоставление как объектов, на которые выданы охранные документы, так и тех научно-технических достижений, на которые такие документы не выдаются (ноу-хау).

  [19] Понятие «принудительная лицензия» является достаточно условным и представляется не вполне удачным, поскольку в практике международной лицензионной торговли под лицензиями принято понимать прежде всего договор, для заключения которого необходимо свободное волеизъявление. Однако в данном случае при наличии принуждения в отношении одного из контрагентов, вряд ли можно говорить о лицензионном договоре.

  [20] Ст.48 Патентного акта 1977 г. Великобритании (Patents Act 1977); §§ 24, 85 Патентного закона Германии 1980 г.; ст.1239 Гражданского кодекса РФ; в США функция института принудительной лицензии в определенной степени выполняется п.(d) ст.271 «Нарушение патента» книги 35 Свода законов США (US Code 35 chapter 28), в соответствии с которым отказ от выдачи лицензии рассматривается в качестве злоупотребления прав из патента.

  [21] Так, в законодательстве Англии, Франции, Австрии, Швеции, Японии установлен трехлетний срок для использования изобретения.

  
  

  [22] См.: Finnegan M. International patent and know-how licensing. – Ind. Prop., 1976, N 9, p. 225-226.

  [23] Иногда сублицензионное соглашение называют «зависимой лицензией», поскольку оно практически по условиям и объему передаваемых прав непосредственно зависит от первоначально заключенного лицензионного договора между лицензиаром и лицензиатом по полной и исключительной лицензии.

  [24] Лицензиаты, получившие простую лицензию, передавать сублицензию не могут.

  [25] См.: Международная передача технологии: правовое регулирование /Под ред. М.М.Богуславского. – М., 1985. С.166.

  
  

  [26] См.: Свядосц Ю.С. Указ. соч. С.1.

  [27] По праву США, согласно доктрине процессуальной правоспособности, установлено, что лицензиаты по неисключительным патентным лицензиям не имеют процессуальной правоспособности преследовать нарушителей патента.

  [28] В Российской Федерации – ч. IV Гражданского кодекса РФ; в США – книга 35 Свода законов США               (35 U.S.C.); в Великобритании – Патентный закон 1977 г.

  [29] U.N.Doc. TD/B/AC.11/22, 1974.

  [30] U.N.Doc. TD/CODE TOT/25, 1980.

  [31] См.: Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.; Договор о патентной кооперации 1970 г.; Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891г.

  [32] Annex 1C to the Agreement Establishing the World Trade Organization (Соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию).

  [33] См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Е.А.Васильев. – М., 1993. – С.506.

  [34] См.: Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. А.С.Комарова. – М., 1996.

  [35] Такое положение в отношении лицензионного соглашения можно вывести из смысла ст. 5.5 Принципов, предусматривающих необходимость каждой стороны нести расходы по исполнению своих обязательств.

  [36] Ст.1369 ГК РФ обязывает стороны лицензионного договора зарегистрировать последний в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

  [37] См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Е.А.Васильев. – М., 1993. – С.506.

  [38] Cornish W.R. Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 2 edit., L., 1989. P. 185,    § 7-10.

  [39] Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. – М., 1994. – С.118-120.

  [40] См.: J.J.Fawсett and P.Torremans. Intellectual Property and Private International Law. L., 1998. P. 545.  

  [41] См.: Там же. P. 563.

  [42] См.: Там же. P. 567.

  [43] См.: Городисский М.Л. Указ. соч. – С. 119.

  [44] UNIDO/PC 50/Rev. 1, 05.05.1983.

  [45] См.:. J.J.Fawсett and P.Torremans. Ibid. P. 557.

  [46] Международное частное право и сравнительное правоведение. Перевод с немецкого / Кох Х., Магнус У., Фон Моренфельс П.В.; Пер.: Юмашев Ю.М. - М.: Междунар. отношения, 2001. С.147.

  [47] См.: Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в РФ/В.Н. Евдокимова. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С.18.

  
  

  [48] См.: Евдокимова В.Н. Указ. соч. С.81.

  [49] См.: Чепелевецкий А.П. Продажа и покупка лицензии, М., 1967. С.34.

  [50] См.: Городисский М.Л. Указ. соч. С.29.

  [51] См.: Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, К.Ю. Толстого. Ч. 3. М.: Изд-во Проспект, 1997. С.213-214.

  [52] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, М.: 1999. С.9.

  [53] Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – М., 2000.  – Т.2. С.421.

  [54] Особенностью этого вида изобретений является то, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом (так называемая охрана способа через продукт)

  [55] Так, законодательство Германии, Франции, Швейцарии исходит из авторско-правовой системы охраны; право же США, Англии закрепляет патентно-правовую.

  [56] Под изделиями в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны относительно сохранять свой внешний вид.

  [57] Так, в США успешно были зарегистрированы в качестве товарных знаков отдельные музыкальные комбинации из нот и даже запахи. В главе VII Кодекса промышленной собственности Франции, а также в Законе о реформе законодательства о товарных знаках Германии предусмотрена возможность охраны звуковых знаков, таких как звука, музыкальные отрывки.

  [58] П.3 ст.1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержит следующее: «Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова».

  [59] Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. – М., 1976. § 4-10.

  [60] Соглашение ТРИПС предъявляет к закрытой информации следующие требования: секретность или неизвестность широкому кругу компетентных лиц; коммерческая ценность; принятие мер по сохранению секретности.

  [61] U.N. Doc. TD/B/AC.11/22.1974.

  [62] Учитывая длительность данного договора, лицензиат может столкнуться с определенными проблемами при осуществлении платежа: девальвация валюты, колебания курсов валют, установление или усиление валютных ограничений. Однако необходимо принимать во внимание, что перечисленные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве оснований для освобождения от уплаты вознаграждения.

  [63] В данном случае в оговорке предусматривается изменение подлежащей уплате суммы только в сторону увеличения, т.е. на случай понижения курса валюты платежа.

  [64] См.: Городисский М.Л. Указ. соч. С.61.

  [65] British Technology Group Ltd. v. Boehringer Mannheim Corp., DePuy Orthopaedics Inc. CII 1997 B No.5768.

  [66] Вступительная статья М.М.Богуславского к работе Г.Штумпфа. Лицензионный договор. – М., 1988. С.11.

  [67] Городисский М.Л. Указ. соч. – С. 74.

  [68] См.: Regina Glass Fibre v. Schuller (1972) R.P.C. 229 (C.A.) of. Torrington v. Smith (1966) R.P.C. 285 (Cornish W.R. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. L., 1989).

  [69] Решение Федеральной судебной палаты BGH. 30.1.1964 (BGZH, 41, S. 2054). 

  [70] См.: Евдокимова В.Н. Указ. соч. С. 84.

  [71] Сергеев А.П. Указ. соч. – С.520.

  [72] См.: Международная передача технологии: правовое регулирование / Под. ред. М.М.Богуславского. – М., 1985. С.168.

  [73] См.: Штумпф Г. Лицензионный договор. – М.: 1988. С.182.

  [74] В данном случае речь идет о нарушениях, которые имелись уже при заключении лицензионного договора и заведомо были известны лицензиару.

  [75] Практика обычно не признает за лицензиатом права на претензии, т.к. он не лишается полностью или частично обусловленной в лицензионном договоре возможности использования.

  [76] Штумпф Г. Лицензионный договор. – М., 1988. С.162.

  [77] Решение Федеральной судебной палаты BGH. 28.6.1979 (GRUR, 1979, s. 768770).

  [78] Покупатель имеет право потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения расходов на устранение недостатков товара; отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, либо потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.   

  [79] См.: Штумпф Г. Указ. соч. С.85.

  [80] См.: Там же. С.105.

  [81] Vacuum Concrete Corp. v. American Machine & Foundry Co. 321 Supp. 771, 169 U.S.P.Q. 297 (S.D.N.Y. 1971).

  [82] На практике часто возникает проблема реализации такого условия при наличии множества лицензиатов. В таком случае, при участии лицензиара или с его согласия, нередки случаи заключения соглашений о перекрестном лицензировании. 

  [83] Под такими действиями понимаются все соглашения между предприятиями, решения объединений предприятий и согласованные действия, которые могут затронуть торговлю между странами-участницами и которые имеют своей целью или последствием предотвращение, ограничение или искажение конкуренции в рамках общего рынка.  

  [84] I (D) EEC Announcement on Patent License Agreements(12/24/62, J.O. 1962, 2922).

  [85] Reclosable Plastic Bags, 192 U.S.P.Q. 674 (U.S. Intnl. Trade Commission 1977).

  [86] Cornish W.R. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 2 edit., L., 1989. 

  [87] См.: Штумпф Г. Лицензионный договор. – М.: 1988. С.114.

  [88] Там же. С. 117.

  [89] Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 408 (1911).

  [90] J.J. Faweett and P.Torremans. Intellectual Property and Private International Law. L., 1998.

Скачать дипломную работу