Тема: Сравнительное исследование отечественной и зарубежной практики патентования в области электротехники

• Вид работы:
  Дипломная (ВКР) по теме: Сравнительное исследование отечественной и зарубежной практики патентования в области электротехники
• Предмет:
  Другое
• Когда добавили:
  27.03.2012 12:15:39
• Тип файлов:
  MS WORD
• Проверка на вирусы:
  Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

• Полный текст:

                                                         Содержание

  Введение   3

  1. Критерии патентоспособности   6

  1.1. Критерий промышленной применимости  6

  1.2. Критерий новизны   11

  1.3. Критерий изобретательского уровня  19

  2. Оформление патентных прав   26

  2.1. Система подачи заявки  26

  2.2. Требования к заявке  43

  2.3. Порядок выдачи патентов  46

  3. Действие патента   53

  3.1. Правомочия патентообладателя  53

  3.2. Ограничение прав патентообладателя  55

  3.3. Обязанности патентообладателя  60

  3.4. Защита прав патентообладателя  62

  Заключение   69

  Литература   71

  Приложение №1. Форма патента на изобретение  76

  
  
  
  
  

  Введение

  
  

  Актуальность, цели и задачи настоящей дипломной работы определяются следующими положениями.

  Правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулирует «имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов» [32]. Иными словами, патентное право “регулирует отношения общества с небольшим, но важным его сегментом, деятельность которого направлена на развитие технического прогресса» [14].

  С 1 января 2008 года в России вступает в силу часть IV Гражданского кодекса (ГК) Российской Федерации [2], являющаяся первой попыткой отечественного законодателя комплексно защитить права на объекты интеллектуальной собственности. Структура части четвертой ГК РФ выглядит следующим образом: одна глава (глава 68) посвящена общим положениям об интеллектуальной собственности, а также структурно выделены специальные главы, выделяемые в зависимости от объектов интеллектуальной собственности; в частности,  патентному праву посвящена глава 72 ГК РФ. Отметим, что объединение положений об использовании результатов интеллектуальной деятельности в единый нормативный акт встречается в законодательстве не всех стран мира. Среди наиболее известных кодексов можно назвать следующие: Кодекс промышленной собственности Португалии 1940 г.; Кодекс промышленной собственности Бразилии 1971 г.; Кодекс интеллектуальной собственности Шри-Ланки 1979 г.; Кодекс интеллектуальной собственности Франции 1992 г.; Кодекс интеллектуальной собственности Филиппин 1997 г.  Обычно гражданские и торговые кодексы зарубежных стран содержат декларативные нормы-принципы, касающиеся интеллектуальной собственности, а детальное правовое регулирование осуществляется при помощи специальных законов [27].

  Одновременно с наблюдающимся в последнее время интенсивным развитием рынка интеллектуальной собственности происходят существенные изменения в механизме его правового регулирования. «Принятие части IV ГК РФ с учетом имплементации в текст ГК РФ правил международных договоров (конвенций, соглашений и т.п.) об унификации права в сфере интеллектуальной собственности, служит наглядным тому подтверждением» [31]. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, «Россия по состоянию на 2006 г. не входила в число 15 стран-лидеров по числу международных патентных заявок, первое место уже много лет занимает США, второе - Япония» [23]]. В 2006 г. США запатентовали и ввели в хозяйственный оборот 49,555 тыс. изобретений, Япония (26,906 тыс.) прочно занимает второе место и увеличивает отрыв от ФРГ (16,926 тыс.), находящейся на третьем месте. Четвертое место закрепилось за Южной Кореей (5,935 тыс.), обогнавшей в 2006 г. Францию (5,902 тыс.). Стремительный рост запатентованных изобретений вот уже три года наблюдается в странах Северо-Восточной Азии, а Китай обогнал Швейцарию и Швецию и занял 8-е место среди крупнейших стран происхождения заявок. «На долю остальных стран приходится только 6,3% от общего числа патентуемых изобретений. Российская Федерация в 2006 г. оформила всего 483 патента, что меньше, чем в 2005 году. Опережают Россию, помимо европейских стран, Индия (627), Канада (2,532 тыс.), Австралия (2,139 тыс.)» [37].

  Приведенными положениями обусловлена актуальность настоящей дипломной работы.

  Цель данной дипломной работы заключается в проведении анализа совокупности отношений, возникающих в отечественной и зарубежной практике патентования в области электротехники на примере таких стран, как США, Япония, Великобритания, Бразилия, Австралия.

  Для достижения поставленной цели при написании данной дипломной работы были поставлены следующие взаимосвязанные задачи:

  1. Исследовать критерии патентоспособности по законодательству России и зарубежных стран.

  2. Осветить особенности оформления патентных прав в России и в зарубежных странах.

  3. Указать на существующие особенности действия патента в отечественной и зарубежной патентно-правовых системах.

  4. Сформулировать обобщающие выводы по проделанной работе.

  Объект исследования составляют правоотношения, возникающие в процессе патентования прав на объекты интеллектуальной собственности в области электротехники.

  Предмет исследования – нормы отечественного и зарубежного законодательства, регламентирующего патентование прав на объекты интеллектуальной собственности в области электротехники.

  Структура настоящей дипломной работы обусловлена поставленной целью и последовательным решением перечисленных задач.

  Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

  
  

  1. Критерии патентоспособности

  1.1. Критерий промышленной применимости

  
  

  Как известно, «патентоспособность представляет собой свойство быть признанным в правовом смысле изобретением, полезной моделью или промышленным образцом» [15].

  С учетом особой конкурентной значимости интеллектуальной собственности в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) заключено дополнительное соглашение по торговым аспектам охраны интеллектуальной собственности (ТРИПС), которое направлено, прежде всего, на установление материально-правовых норм, относящихся к охране объектов промышленной собственности, а также на установление процедурных правил их защиты. Россия, как и любая страна при вступлении во Всемирную торговую организацию «обязана создать на своей территории эффективные системы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности» [40].

  Необходимо подчеркнуть, что такой критерий патентоспособности изобретения, как промышленная применимость, не имеет единообразного толкования. В Соглашении ТРИПС  указывается, что синонимом «промышленной применимости» является понятие «полезность изобретения». Представляется, что оба этих понятия являются довольно расплывчатыми. По большому счету, патентование – это некая область расчета прибыли от использования изобретения. Вопросы для обсуждения возникают в ситуации, когда изобретать желает охватить заявкой большую область будущих технологий, не раскрывая при этом информацию настолько, чтобы сделать изобретение применимым. «Так, например,  в практике возникли споры при попытке запатентовать новый химический компонент, о котором было заявлено только, что «он может быть использован в научных экспериментах». При выдаче патента по такой заявке существует риск, что некто собирает компьютерную базу данных о возможных химических компонентах и просто печатает заявки на каждый из них, не принося реальной пользы обществу» [32].

  Пункт первый статьи 1350 ГК РФ гласит, что в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

  Одним из критериев патентоспособности изобретения является его промышленная применимость. Согласно российскому гражданскому законодательству (п. 4 ст. 1350 ГК РФ) изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

  Сам термин «промышленная применимость» не вполне точно отражает вкладываемое в него содержание. Этому термину дается самое широкое толкование, означающее, по сути дела, возможность практического использования изобретения в любой сфере человеческой деятельности.

  Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским законодательством промышленно применимыми считаются и методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран не признаются патентоспособными.

  Понятие промышленности сле­дует интерпретировать в широком смысле, относя к ней любую физическую деятельность технического характера. Речь идет об утилитарных и практиче­ских видах работы, отграниченных от эстетических видов. Физическая деятель­ность не обязательно предполагает использование машинного оборудования или производство деталей, это может быть, к примеру, рассеивание тумана или преобразование энергии из одной формы в другую.

  Отметим, что в отличие от признаков новизны и изобретательского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается нормами ГК РФ с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь, безусловно, имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием «уровень техники», является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости должно быть установлено, что изобретение осуществимо именно при данном уровне техники.

  Отметим также, что в России в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ не могут быть объектами патентных прав:

  ·   способы клонирования человека;

  ·   способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

  ·   использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

  ·   иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

  «Новым для российского патентного законодательства (т.е. для части IV ГК РФ) по сравнению с законодательством, действовавшим до 1 января 2008г., является перечисление в качестве результатов интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав, способов клонирования человека, способов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека и использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях» [25].

  «В Своде законов США патентам на изобретения, промышленные образцы и селекционные достижения посвящен титул 35»  [22] (термин «title» может быть переведен как раздел, a «sections» - параграфы, которые делятся на пункты, обычно обозначаемые буквами, и под­пункты). «В том же титуле содержатся нормы регистрации товарных знаков. Кроме того, в титуле 15 Свода законов США содержатся Акт о па­тентах» [7].

  Зарубежная патентная практика, в целом, будучи близкой к отечественной в отношении круга объектов патентоспособных изобретений, различна с точки зрения отражения этого круга непосредственно в патентных законах. Однако общепринято в Европе, что не признаются объектами интеллектуальной собственности планы коммерческой, финансовой, предпринимательской деятельности, даже если они выражены во вполне материальной форме. Тем более не подлежат охране объекты нематериального характера (идеи, замыслы, умственные операции и т.п.), так как невозможно их воссоздание другим лицом.  Порочащее новизну раскрытие существа изобретения в ранее известном источнике не ограничивается его дословными формулировками.

  Сущность изобретения считается раскрытой и в том случае, если специалист может его воссоздать, используя общеизвестные принципы или определить детали, необходимые для выполнения указанной в описании функции, характеризующей изобретение (принцип очевидности). Незначительная модификация товара и возможные варианты его воплощения в виде эквивалентного решения расцениваются судами как порочащее новизну изобретения по патенту. Соответственно наличие только несущественных отличительных признаков изобретения (не вносящие материальные или другие технические изменения) от известного аналога рассматривается экспертами национальных зарубежных патентных ведомств и судами как частный случай эквивалентного решения изобретения. В этих случаях признается факт нарушения исключительного права патентообладателем третьего лица, открыто использующего и реализующего на рынке товара, которому присуще все существенные признаки, указанные в независимом пункте формулы изобретения. Судами учитывается величина технического вклада заявителя в развитие или усовершенствование предмета изобретения. При этом критерием юридического статуса предмета изобретения является возможность его воспроизведения по материалам заявки. В случае если воспроизведение предмета изобретения по материалам заявки невозможно, патент признается недействительным.

  Отдельно следует выделить подход к данной проблеме в США и в Австралии, где подлежат охране способы и устройства ведения бизнеса (business method patent).

   Изобретения относятся к обработке данных, связанных с управлением предприятий, с финансовой и административной информацией. В США руководствуются факторами экономической целесообразности, объективно отражающими влияние объекта патентования на рынок и производство. При этом строго соблюдаются условия предотвращения столкновений по поводу нарушения патентов на рынке товаров на функциональном уровне Патентного ведомства США.

  Существующая практика американской и европейской патентных систем и принятые нововведения направлены на обеспечение баланса между объемом охраны и защиты прав индивидуального изобретателя и интересов общества.

  Концепция критерия промышленной применимости по унифицированному европейскому законодательству состоит в следующем. Все результаты творческой деятельности человека можно разделить на две категории: изобретения и не изобретения.

  В патентных законах европейских стран дается исчерпывающий перечень творческих достижений, которые изобретениями не являются в принципе. Это, в частности:

  а) открытия, теории, математические методы (отметим, что в США нормы патентного законодательства не разделяют понятия «изобретение» и «открытие» и в равной степени относятся к обоим объектам, на что есть указание в разделе 35 Свода законов США. Однако такой подход в недостаточной степени учитывает особую специфику правовой природы научных открытий);

  б) эстетические произведения;

  в) схемы, правила и способы мышления, игр, предпринимательской деятельности; программы для ЭВМ;

  г) представления информации.

  Все остальные интеллектуальные приобретения являются изобретениями, которые, в свою очередь, подразделяются на две категории: промышленно-применимые и промышленно-неприменимые.

  К числу изобретений, не являющихся промышленно-применимыми, закон относит способы лечения человека и животных, а также практикуемые на теле способы диагностики. Остальные изобретения являются промышленно-применимыми. Однако при этом делается оговорка, что патент не выдастся в отношении двух категорий промышленно-применимых изобретений:

  а) аморальных изобретений;

   б) способов, имеющих биологическую сущность (при этом микробиологические способы и их продукты являются патентоспособными).

  Говоря о патентном законодательстве Австралии, следует отметить, что критерий промышленной применимости также входит в число обязательных для объектов патентования («for a patent to be granted an invention must be useful» [48]).

  
  

  1.2. Критерий новизны

  
  

  Новизна изобретения представляет собой первый по значимости признак патентоспособного изобретения. Отсутствие новизны подтверждается конкретными источниками, в отличие от изобретательского уровня, наличие которого может опровергаться без ссылок на какие-либо источники информации. Это обстоятельство приводит к тому, что новизна становится «наиболее важным объективным требованием к патентоспособному изобретению» [11].

  Точное определение новизны изобретения оставлено на усмотрение национального патентного законодательства. В различных международных конвенциях по патентному праву специально не уточняется, какие именно сведения должны быть сообщены в подтверждение новизны изобретения. Поэтому в разных странах в решении этого вопроса наблюдаются значительные расхождения. В более строгих правовых системах (действующих, например, в Великобритании, Франции) есть критерий абсолютной, т.е. общемировой, новизны. Если о подобном изобретении где-либо публиковалась информация, были сделаны устные сообщения или оно было общим достоянием, то в таких системах в патенте на изобретение будет отказано. Единственное исключение может быть сделано в случае, если информация об изобретении была раскрыта в нарушение законодательства об охране коммерческой тайны.

  В некоторых странах не принимаются во внимание такие виды раскрытия информации, как устные сведения. В связи с важной ролью, которую играет европейский рынок, работа над большинством изобретений ведется в обстановке полной секретности с тем, чтобы не ставить под угрозу наличие признака общемировой новизны, а следовательно, и возможность получения европейской патентной охраны.

  В большинстве стран изобретение отвечает критерию новизны, когда оно в целом не было описано ни в одном источнике. Если сведения об уровне техники, необходимые для достижения результата, каким является изобретение, могут быть получены из сочетания информации из нескольких источников, тогда речь уже должна идти не о новизне, а скорее об «изобретательском шаге или изобретательском уровне»  [32] изобретения.

  Гражданский кодекс РФ в п. 2 ст. 1350 определяет, что изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Далее раскрывается само понятие «уровень техники»: уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

  При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

  При этом раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе (п. 3 ст. 1350 ГК РФ).

  Использованная отечественным законодателем формулировка позволяет сконцентрировать внимание на следующих трех основных моментах:

  1. при исследовании новизны заявленного решения используются лишь общедоступные сведения, то есть сведения, с которыми может ознакомиться любое заинтересованное лицо. При этом к общедоступным источникам информации, в частности, относятся: опубликованные описания к охранным документам; российские издания (с даты подписания в печать); другие издания (с даты выпуска в свет); отчеты о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; материалы диссертаций; экспонаты, помещенные на выставках; устные доклады, лекции, выступления; сведения об открытом применении аналогичных решений и т. д. Служебная, секретная информация во внимание при исследовании новизны не принимается;

  2. при проверке новизны учитываются сведения, ставшие общедоступными не только в Российской Федерации, но и в зарубежных странах. Это означает, что новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер.

  3. при определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения.

  По общему правилу решение перестает быть новым с того момента, когда сведения о нем опубликованы или решение начинает открыто использоваться. Но самому разработчику предоставляется возможность подать заявку еще в течение шести месяцев, и она в течение этого срока считается новой.

  Предоставление самим разработчикам льготы по новизне обусловлено тем, что нередко до подачи заявки необходимо на практике проверить такие качества решения, как его конкурентоспособность, возможность быстрого промышленного освоения, стоимость внедрения и т.п. Чтобы сделать это в спокойной обстановке и без опасений утратить патентоспособность, заявителям во всем мире предоставляется льготный период, в течение которого они могут проверить наличие у изобретения подобных качеств.

  Отметим, что Патентный закон Соединенных Штатов Америки (инкорпорированный в законодательство как Раздел 35 Свода законов США) представляет собой чрезвычайно сложный нормативный акт. Неоднократные его изменения (после принятия в 1952 году) принципиально не изменили его суть. До сегоднешнего дня самым значительным нововведением американского патентного законодательства был переход на двадцатилетний срок охраны изобретения (с момента подачи заявки) с ранее характерной для этой страны семнадцатилетней патентной монополии, считая со дня выдачи патента. Существенным изменением было и введение публикации сведений о поданной заявке через восемнадцать месяцев после подачи (ранее публиковались только выданные патенты) и, как следствие, создание института временной правовой охраны изобретения (хотя данная публикация является необязательной, в отличии от привычной для российского законодательства нормы). Эти новации стали результатом гармонизации законодательства в рамках Всемирной торговой организации (Соглашение ТРИПС) и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Однако на сегодня патентная система США «как в части охраны изобретений, так и в части защиты нарушенных патентных прав остается уникальным правовым явлением»  [38].

  Первым,  и, на наш взгляд, наиболее важным пунктом, по которому патентная система США отличается от тех, что существуют в других странах, является принцип “первый изобретатель” вместо “первого заявителя” (first-to-invent versus fist-to-file), который используется при определении приоритета в совершении изобретения. К настоящему моменту США являются единственной промышленно развитой страной, сохранившей у себя принцип “первого изобретателя”. Данный принцип означает, что дата приоритета изобретения может устанавливаться не по дате подачи первой заявки в патентное ведомство, а по дате создания изобретения автором.  О теоретических преимуществах и практических недостатках такого подхода неоднократно высказывались исследователи в отечественной юридической литературе. Наиболее неприятным моментом для российских заявителей является возможность возникновении «более ранних» изобретений у их американских конкурентов в ответ на поданную россиянами заявку.

  Тесно связанным с первым пунктом является второй пункт, по которому отличается патентное законодательство США от «стандартов» других стран. Это вопрос льготного срока, когда изобретатель может, не боясь потерять новизну изобретения, публиковать сведения об изобретении, демонстрировать его  или даже реализовывать изделия со своим изобретением через торговую сеть (так называемая,  «авторская льгота по новизне»). В патентных законах разных стран устанавливается различный срок для такой льготы. Во многих системах этот срок шесть месяцев (такого стандарта придерживается и Россия), в других - один год. При этом бремя доказывания, что ставшие общедоступными в льготный срок сведения происходили от автора обычно лежит на нем.  Последнее обстоятельство существенно снижает действенность нормы об авторской льготе по новизне для стран с системой «первого заявителя», что порождает ситуации, когда новинки конкурентов, раскрытые до подачи заявки, патентуются другими лицами. Изобретение теряет новизну в случае, если факты раскрытия изобретения автором произошли ранее обусловленного льготного срока до момента подачи заявки (например, в России автор опубликовал статью за шесть месяцев и один день до подачи заявки).

  Формально в США также имеется норма о льготном сроке по новизне в один год. Однако это правило действует дополнительно к общей норме о приоритете по дате первого создания изобретения. То есть описанной выше возможности «обойти» действительного автора, раскрывшего им суть своего изобретения, у третьих лиц в США не имеется. Используемые в этой стране критерий “первого действительного изобретателя”  теоретически исключает подобные “недоразумения”. То есть американский изобретатель может и более чем через двенадцать месяцев успешно оспорить чужую заявку, обосновав, что она скопирована с созданного им технического решения. В этом смысле патентный закон США более соответствует неоднократно выдвигаемому самими американцами тезису о необходимости «наиболее полной охраны прав изобретателя».  Однако на практике это приводит к возникновению споров о первенстве в создании изобретения, причем при судебных разбирательствах стороны могут использовать в качестве доказательств различные факты, относящиеся к созданию данного изобретения на территории США, стран НАФТА и ВТО. В итоге, результат судебного разбирательства во многом зависит от искусства адвокатов, а истина о создании изобретения остается на втором плане. 

  В дополнение к двум названным отличиям патентные системы большинства стран отличаются от американской тем, что в них к патентуемому изобретению предъявляется требование “абсолютной мировой новизны”. Согласно этому требованию, изобретение не должно быть известно неограниченному кругу лиц до даты подачи заявки в патентное ведомство, так как в противном случае оно утрачивает свою новизну. Любые факты публикаций или открытого использования изобретения в любой стране до даты приоритета (за исключением тех, что подпадают по действие авторской льготы по новизне) означают его несоответствие условию патентоспособности «новизна».

  В США положение с понятием «уровень техники» значительно отличается. Патентный закон США под известным уровнем техники понимает все факты использования изобретения на территории США, на территории стран НАФТА или на территории стран ВТО, а также выданные патенты, зарегистрированные патентные заявки и печатные публикации в любой другой стране мира, известные до даты подачи заявки в патентное ведомство (35 Свод законов, §§ 102 (а),(b),(g), 103). Кроме этого, по американскому законодательству изобретение утрачивает свою новизну, если оно предлагалось к продаже на территории США, на территории стран НАФТА или на территории стран ВТО более чем за год до даты подачи заявки в патентное ведомство.  «Все эти положения составляют так называемое требование относительной мировой новизны, которое предъявляется к изобретениям при проверке их патентоспособности в США» [38].

   Таким образом, факты открытого использования изобретения на территории других стран  (не участвующих в ВТО, как, например, Россия) не порочат его новизну в США, а также не могут быть использованы для оспаривания наличия у него изобретательского уровня (неочевидности изобретения). Данная норма вообще может рассматриваться как дискриминационная в отношении заявителей из России, что примечательно на фоне постоянного давления на РФ со стороны США  с требованием «усовершенствовать» российское законодательство в области интеллектуальной собственности.

  Своеобразным требованием Патентного закона США является также необходимость указывать в заявке «наилучший вариант» реализации изобретения (т.н. «best mode», параграф 112 Раздел З5  Свода законов). Это требование де-юре не позволяло «спрятать» наилучшее сочетание параметров реализации изобретения. Как известно, большинство патентных систем требуют лишь указания средств, достаточных для осуществления заявленного изобретения.

  Патентный закон США, в отличие от правовых норм, содержащихся в части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, не предусматривает требований по патентоспособности способа, как объекта изобретения, чтобы он представлял собой «материальные действия над материальными объектами». Именно поэтому в США получили патентную охрану многочисленные способы передачи и обработки информации. Кроме того, как уже отмечалось в тексте настоящей дипломной работы, в соответствие с правовым прецедентом, являющимся в США источником права, в настоящее время в Соединенных Штатах в рамках патентной системы защищаются и методы (формы организации) ведения бизнеса (или «хозяйственной деятельности», - этим термином оперирует отечественный законодатель в части IV ГК РФ). Оперативное развитие электронной торговли через сеть Интернет находит свое отражение в патентной системе США, которая предоставляет возможность защищать компьютерные формы организации бизнеса. В отличие от США, в России «методы ведения бизнеса» не являются патентоспособными, то есть не считаются изобретениями.

  По патентному законодательству Австралии,  патентуемое изобретение также должно обладать критерием новизны. Причем австралийским законодателем избран именно критерий абсолютной, т.е. общемировой новизны.

  По патентному праву Великобритании обнаружение существенной  новизны в предложении необходимо для признания изобретения новым. Важным эле­ментом понятия существенной считается требование учета объективной ин­формации (total information content) о заявленном изобретении, которая стано­вится очевидной специалисту при анализе источников уровня техники. Объем объективной информации составляет знание специалиста о заявленном пред­ложении, полученное на основе исследования уровня техники.

  Фигура специа­листа в данном случае отвечает требованиям, которые предъявляются к ней в ходе исследования изобретательского уровня (средний уровень знаний в опре­деленной сфере техники, возможность проведения экспериментальной работы). Определяющее значение для раскрытия признака существенной новизны пред­ставляет объем уровня техники, используемый в ходе ее оценки.

  В уровень тех­ники по общему правилу включается ближайший аналог (прототип). В исклю­чительных случаях совместно с прототипом могут быть рассмотрены иные ис­точники уровня техники. Возможность исследования нескольких источников зависит от наличия в ближайшем аналоге четко сформулированной ссылки на другие источники уровня техники. Отдельные исследователи считают, что главные критерии категории существенной новизны целесообразно закрепить в российском патентном праве для исключе­ния возможности признания патентоспособной заявки, не отвечающей призна­кам изобретательского уровня. «Исключение из уровня техники патентных зая­вок с более ранней, чем рассматриваемая заявка датой приоритета при рассмотрении изобретательского уровня приводит к рас­пространению патентной формы защиты на очевидное изобретение. Оценка очевидности заявленного изобретения с помощью понятия существенной но­визны исключает такую возможность» [18].

  
  

  1.3. Критерий изобретательского уровня

  
  

  Патентование дорого обходится обществу в том смысле, что для удержания цены на высоком уровне патентообладатель производит свой продукт в объеме меньшем, чем социально оптимальный. Для общества было бы нецелесообразным нести подобные издержки, если бы оно не получало взамен соответствующей компенсации. Идея, которая витает в воздухе и является очевидной, не сулит обществу реальной пользы. Поэтому в Соглашение ТРИПС введено понятие «изобретательский шаг», где под шагом подразумевается серьезное продвижение вперед в уровне знаний. В тексте Соглашения один из критериев патентоспособности изобретения определяется как синонимами такими понятиями, как «изобретательский шаг» или «неочевидность изобретения». При этом последнее понятие заимствовано из патентного права США. В отношении понятия «неочевидное изобретение» возникает вопрос: не очевидное для кого? В большинстве стран законом, иными патентными актами или судебной практикой выведено правило «очевидности для обычного специалиста в данной области». Поскольку в настоящее время изобретения по большей части делаются учеными и инженерами с университетским образованием и учеными степенями, «обычный специалист» сегодня — это уже уровень ученого или инженера, высокопрофессионального в определенной области, а отнюдь не уровень рядового гражданина.

  Ясно, что определение того, что является очевидным, субъективно по своей природе. Споры на данную тему могут возникнуть как в процессе оформления патентной заявки, так и на стадии судебных разбирательств о нарушении патентных прав. Патентная служба может отказать в принятии заявки на изобретение на том основании, что посчитает изобретение очевидным. Если национальное патентное законодательство предусматривает возможность для третьих лиц выдвигать формальные возражения против заявки, оппонент также может их обосновывать очевидностью изобретения. Правда, патентная служба может отвергнуть подобные возражения. В любом из таких случаев мерой защиты будет сначала апелляция к местным органам патентной охраны, а затем уже в вышестоящий суд специальной или общей юрисдикции в столице того государства, где находится патентная служба. И поскольку апелляционные процедуры проходят в сходном порядке, есть вероятность того, что именно судебная практика разных стран породит достаточно единообразные критерии определения очевидности изобретения. Проблема усложняется тем, что есть страны, где существует система разных судов, рассматривающих патентные дела в качестве первой инстанции, и много промежуточных апелляционных инстанций, в юрисдикцию которых входит рассмотрение дел о патентных нарушениях. Ответчики по таким делам, как правило, в каждой инстанции доказывают, что патент не может иметь юридической силы в связи с очевидностью изобретения. В отдельно взятой практике суда общей юрисдикции рассмотрение патентных дел случается достаточно редко, и потому мало вероятно, что из их практики родится критерий определения очевидности изобретения. По этой причине, как отмечают исследователи, «многие эксперты по патентам поддерживают идею создания единых патентных апелляционных судов в каждой стране» [32].

  В процессе эволюции каждой из традиционных патентно-правовых систем (американской, английской, германской и романской) обнаруживается закономерность развития критериев патентоспособности изобретений, заключающаяся в том, что вначале во всех четырех патентно-правовых системах в качестве окончательного критерия отграничения изобретений от «не-изобретений» используется критерий формальной новизны заявленного объекта, по мере осознания его неудовлетворительности этот критерий трансформируют в критерий существенной новизны, для установлении факта соответствия которому привлекает понятия, объективно являющиеся субкритериями неочевидности, а в конечном итоге вместо критерия существенной новизны вновь вводят критерий формальной новизны, но при этом дополняют его критерием неочевидности в качестве самостоятельного окончательного критерия патентоспособности изобретения, единственно допустимого для суждения о наличии или отсутствии результата изобретательского творчества.

  ГК РФ в п. 2 ст. 1350 определяет, что изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Следовательно, уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня. Это говорит о близости указанных критериев, но не означает их полного совпадения. При анализе уровня техники во время проверки новизны заявленного изобретения выявляются аналоги изобретения и производится сравнение изобретения с каждым из аналогов в отдельности. При определении новизны изобретения не допускается приведение нескольких источников информации для доказывания известности совокупности признаков изобретения.

  Напротив, при исследовании того, обладает ли заявленное решение изобретательским уровнем или нет, в расчет может приниматься информация о любых решениях, обладающих признаками, характерными для исследуемого решения. Иными словами, изобретательским уровнем будет обладать лишь то решение, которое имеет признаки, еще не известные из уровня техники. При этом во внимание принимаются только общедоступные сведения. Поданные заявки на изобретение и полезные модели, а также запатентованные в России изобретения и полезные модели, если сведения о них не опубликованы, в уровень техники при исследовании данного критерия не включаются.

  Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета.

  При анализе существа критерия «изобретательский уровень» первостепенное значение имеет трактовка понятий «специалист» и «очевидность», через которые он определяется. В нормах четвертой части ГК РФ понятие «специалист» не раскрывается. Опираясь на опыт тех стран, в патентных законах которых используется это понятие, прийти к выводу, о том, что под специалистом понимается лицо, обладающее доступными средними знаниями в той области, в которой оно работает и к которой относится заявленное изобретение.

  Чтобы быть патентоспособным, изобретение не должно явным для специалистов образом следовать из уровня техники, то есть быть для специалиста очевидным, то есть не выходящим за пределы нормального прогресса в технологии, а само собой разумеющимся или же логически вытекающим из уровня техники.

  В патентном законодательстве Австралии применение критерия изобретательского уровня ставится в зависимости от вида испрашиваемого патента. По действующему австралийскому законодательству, существует два вида патентов:

  1) стандартный патент (a standard patent), предоставляющий длительный срок защиты и охраны изобретений (20 лет);

  2) инновационный патент (an innovation patent), представляющий собой сравнительно быстрый и недорогой способ охраны патентных прав, предоставляющий срок охраны на 8 лет.  

  Применительно к первому вида патентов при определении критерия изобретательского уровня используется термин «изобретательский шаг» (an invention must involve an inventive step), а ко второму виду патентов – термин «инновационный шаг» (an invention must involve an innovative step).

  Основными характеристиками изобретательского уровня предполагаемо­го изобретения в патентном праве Великобритании являются понятия «неочевид­ности» (non-obviousness) и «специалиста в определенной области техники» (person skilled in the art).

  Наиболее важным качеством категории «специалиста» необходимо признать отсутствие у него способности к изобретательской деятельности. В ходе оценки изобретательского уровня предложения специалист не имеет права использовать творческие технические способности с целью пре­образования известного ему уровня техники для достижения результата заяв­ленного изобретения. Специалист в определенной сфере техники должен обла­дать общим уровнем знаний в данной области (common general knowledge), иметь возможность доступа ко всем источникам уровня техники. В его распо­ряжении должны иметься средства для повседневной работы и проведения экс­периментов. Понятие «неочевидности» следует рассматривать в рамках метода оценки изобретательского уровня «проблема и решение» (problem-and-solution approach [18]). Изобретательский уровень устанавливается на основании применения метода «проблема и решение».

  Констатируя неочевидность изобретения, спе­циалист должен придти к выводу о том, что использование содержащейся в уровне техники информации не приводит к представленному в патентной фор­муле решению. Для доказательства этого положения следует исходить из сфор­мулированной в ходе экспертизы технической проблемы и намерения специа­листа изменить или приспособить уровень техники общеизвестными способа­ми. Ввиду однородности понятия технической проблемы и используемого в патентном праве РФ понятия технической задачи характеристики изложенного метода «проблема и решение» могут быть применены в российском законода­тельстве. Ими являются понятия «проблемы изобретения», «специалиста в оп­ределенной области техники», «очевидности уровня техники для специалиста».

   Имеются существенные различия в патентных законодательствах Великобритании, Японии и США. Так, например, доктрина Хилмера в США выделяет критерии, определяющие документы, которые можно противопоставить патентной заявке. Значение неопубликованных патентных заявок также отличается. Возражение выносится или в отношении как новизны, так и изобретательского уровня (в США), или только на основе отсутствия новизны (в Европе).  Кроме того, существуют очевидные существенные отличия между США и остальным миром в отношении того, кто имеет право на патент (тот, кто первым изобрел или первым подал заявку), равно как и различия между Великобританией, США и Японией в отношении льготного периода. Другим ключевым отличием является единство изобретения.

  В США имеется свое решение о том, какие пункты формулы могут быть включены в одну патентную заявку, которое, в конечном итоге, приводит к обязательному выбору и подаче выделенной или продолжающей заявки. В отношении процедуры экспертизы также существует большое отличие между странами Европы и США, а именно: подход «проблема/решение», которым не пользуются США, и в результате некоторые изобретения, которые могут получить охрану в США, никогда ее не получат в Европе. Если внимательно присмотреться к административным процедурам в патентных ведомствах перечисленных государств, то станет понятно, что если важна экспертиза, то уровень техники также имеет немалое значение.

  В заключение первой главы настоящей дипломной работы представляется необходимым отметить, что, хотя патентные ведомства большинства исследуемых стран отказались от попыток дать легальное определение изобретения, специалистам все же понятно, о чем идет речь. Если термин «открыть» означает «обнаружить то, что существует в окружающем нас мире», то «изобрести», в широком смысле слова (т. е. вне связи с патентным правом), означает «найти то, чего не существует в окружающем нас мире», т. е. «придумать что-то (для чего-то)». В сфере деятельности человека, называемой изобретательством или патентованием, термин «изобретение» имеет более узкое значение. В нормативных актах для характеристики предмета изобретения обычно употребляются такие термины, как «техническая задача», «техническое решение задачи», «техническая сущность», «технические признаки», «технический результат» или т. п.).

  В наиболее общих чертах, по-видимому, можно сказать, что в патентном праве под изобретением понимается результат интеллектуальной деятельности, направленной непосредственно на удовлетворение практической потребности технического характера, либо результат деятельности, который при желании мог бы быть использован для удовлетворения указанной потребности, хотя бы сама деятельность и не была специально направлена непосредственно на решение практической технической задачи. Такое понимание предмета изобретения отграничивает его от других видов результатов интеллектуальной деятельности, правовая охрана которых обеспечивается законодательством об авторском праве, промышленных образцах и так далее.

  Сегодняшнее стремительное развитие технологий требует быстрых и адекватных изменений в законодательстве об интеллектуальной собственности. Законодательные нормы об охране патентных прав подчас ограничены территорией страны, на которой они действуют; то, что в одной стране является правонарушением, в другой может им и не быть. В связи с этим, становятся все более актуальными вопросы гармонизации внутригосударственного (национального) законодательства с нормами международного права. Участие России в международных договорах, устанавливающих обязательства в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности, служит основой для развития российского законодательства с учетом основных международных тенденций [10].

  Уже сейчас все отчетливее проявляются тенденция гармонизации внутреннего законодательства России с нормами международного права, а также рост роли и значения государства в сфере защиты интеллектуальной собственности.

  В следующей части настоящей дипломной работы рассматриваются вопросы, связанные с оформлением патентных прав по действующему законодательству исследуемых стран.

  
  

  2. Оформление патентных прав

  2.1. Система подачи заявки

  
  

  В исследуемых государствах существуют различные патентные системы. Вопросы регулирования исследуемых отношений отнесены соответственно к следующим ведомствам:

  ·   Австралийское Патентное Ведомство [51];

  ·   Бразильский Национальный Институт Промышленной Собственности [50];

  ·   Ведомство по Патентам и Товарным Знакам США [54];

  ·   Японское Патентное Бюро [52];

  ·   Патентное Ведомство Великобритании [53];

  ·   Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России (ФГУ ФИПС)  [53].

  Основной особенностью процедуры рассмотрения заявок на изобретения в соответствии с действующим российским законодательством является введение так называемой отсроченной экспертизы. Следует различать понятия явочной системы регистрации изобретений и отсроченной экспертизы.

  Явочная система регистрации изобретений предполагает выдачу охранных документов - патентов без проверки новизны и изобретательского уровня заявляемых изобретений, т.е. на "страх и риск" заявителей, как это указывается в большинстве патентных законов стран, в которых принята подобная система охраны изобретений.  

  Что касается системы охраны изобретений на основе отсроченной экспертизы, то следует иметь в виду, что отсроченная экспертиза является проверочной, т.е. охранный документ выдается только после проверки соответствия заявленного изобретения критериям патентоспособности (новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости).

  Система отсроченной экспертизы имеет ряд экономических преимуществ. Публикация заявки обеспечивает временную охрану прав ее подателя, предотвращая появление патентов на аналогичные изобретения со стороны конкурентов и заставляя последних искать новые подходы к решению технической проблемы.

  «Система отсроченной экспертизы является самой распространенной в настоящее время. Она появилась в конце 1940-х – начале 1950-х гг. в Нидерландах, а затем была принята большинством патентных ведомств промышленно развитых стран Запада и Востока. Действует эта процедура практически во всех странах Европы, в Японии, Корее, Китае»  [9]. С недавнего времени элементы отсроченной экспертизы используются патентным ведомством США.

  По отсроченной системе экспертизы рассматриваются заявки на выдачу европейского патента в Европейском патентном ведомстве - международной организации стран западной Европы.

  Первым отличием отсроченной экспертизы от традиционной является то, что все неотозванные заявителем заявки публикуются через 18 месяцев. Факт публикации заявок имеет определяющее значение во всей процедуре отсроченной экспертизы. В результате публикации все конкурирующие стороны получают возможность ознакомиться с разработками (в виде описаний к заявкам), которые ведутся в области их производства. Это дает возможность, имея достоверную информацию, принять решение о продолжении работ над заявкой, отказаться от патентования, купить лицензию у третьей стороны или принять какое-либо другое решение, в зависимости от реальных обстоятельств. Таким образом, соблюдаются условия честной конкуренции, которая заставляет производителей работать более интенсивно, что в конечном счете идет на пользу всего общества.

  Вторым отличием отсроченной экспертизы от традиционной является то, что экспертиза заявки по существу, ее проверка на соответствие критериям охраноспособности начинается только после поступления соответствующей просьбы - ходатайства, которое направляется в патентное ведомство заявителем.

  Существуют четкие международные стандарты оформления патентной заявки. Главными документами, в которых они изложены, являются Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970г.) и Инструкция к нему.

  Заявки, поступающие в соответствии с процедурами, установленными Договором, и составленные с соблюдением всех формальных требований, должны приниматься участвующими в нем странами, вне зависимости от того, соответствуют эти заявки или нет формальностям, принятым в данной отдельно взятой стране. Например, до подписания Договора о патентной кооперации в США не принимались патентные заявки, выполненные на бумаге формата А4. Действующая Инструкция к Договору предписывает всем странам принимать заявки на бумаге этого формата, если они представляются с соблюдением всех процедур. США были вынуждены после подписания Договора изменить свои правила. Многие страны ввели у себя те же формальности, что и предусмотренные Договором, и стали их применять в отношении заявок, не имеющих международного характера. В целом это серьезно повлияло на процесс унификации оформления патентов. Договором о патентной кооперации и регламентом к нему был введен в действие целый набор специфических требований, касающихся и формы, и содержания патентной заявки.

  Статьей 3 (2) Договора предусматривается, что «Международная заявка должна содержать, как это предусмотрено в настоящем Договоре и Инструкции, заявление, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи (если необходимо) и аннотацию».

  Один из важнейших принципов, на которых основана патентная система, состоит в том, что непременным условием предоставления правовой охраны той или иной разработке является официальное признание ее объектом патентного права. Само признание может осуществляться разными путями, быть относительно сложным или, напротив, сведенным к предельно упрощенной формальной процедуре, которая, однако, обязательна. Если изобретение отвечает всем критериям охраноспособности, но официально данный факт не подтвержден, оно патентным правом не охраняется. В этом состоит одно из важных различий, существующих между патентным и авторским правом. В отличие от авторского права, которое охраняет произведения науки, литературы и искусства с момента придания им объективной формы, допускающей возможность их восприятия другими лицами, патентное право охраняет соответствующие технические и художественно-конструкторские разработки только после официального признания их изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами, что предполагает выполнение ряда формальностей. Указанные формальности обычно сводятся к составлению особой заявки на выдачу патента или иного охранного документа на разработку, к рассмотрению данной заявки Патентным ведомством и вынесению решения о выдаче патента. Подобный порядок действует и в России.

  Американское законодательство  является «рекордсменом» по числу тонкостей в требованиях, предусмотренных для процедуры экспертизы. Именно это делает патентование в США таким сложным. Например, специфической особенностью американской системы является требование того, чтобы заявка была подана «первым и действительным автором изобретения». Это, в частности, хорошо видно на бланке заявки РСТ, где для США предусмотрена отдельная графа в отношении того, кто является заявителем по заявке. Этот требование дополняется необходимостью представлять «клятву автора», в которой он называет себя таковым. Кроме того, заявитель обязан сообщать патентному ведомству все ставшие ему известными данные из уровня техники, способные опорочить новизну заявленного изобретения (практически это означает необходимость свидетельствовать против себя).  Нарушение этого правила, а также любые установленные факты обмана патентного ведомства при экспертизе заявки считаются недобросовестным поведением заявителя (“inequitable conduct by the patent applicant”). Недобросовестное поведение Заявителя, установленное в соответствии с законом, лишает выданные патенты юридической силы, в плане  невозможности защиты нарушенных прав в суде (“unenforceable patent”). В связи с этой нормой патентного закона США, в значительном числе судебных исков о нарушении патентных прав в качестве встречного иска предъявляется иск о недобросовестном поведении патентообладателя при экспертизе заявки.

  Введенная относительно недавно публикация заявок через 18 месяцев в США является необязательной, то есть заявитель имеет право отказаться от публикации (не отзывая заявку). Подобный подход отличается от привычной для российских специалистов обязательной выкладки заявок и порождает неопределенность, когда неожиданно возникают патенты, выданные по неопубликованным заявкам.

  Заявка на выдачу патента подается в Патентное ведомство США, на которое возложена обязанность осуществления экспертизы для определения патентоспособности изобретения. Она может быть подана как непосредственно самим автором (заявителем), так и через официально зарегистрированного американского патентного поверенного, который на основании должным образом оформленной доверенности может представлять интересы заявителя в Патентном ведомстве США.

  При подготовке заявочных материалов для подачи в Патентное ведомство США необходимо знать и помнить, что, хотя процедура патентования в этой стране весьма дорогостоящая (5-10 тысяч долларов США, иногда и более), доказывание в судебном порядке каких-то спорных моментов, связанных с заявкой (патентом), может превысить эти расходы в десятки и сотни раз. В этой связи нужно очень тщательно подходить к подготовке документов заявки, формулировке патентных притязаний, изложению сути изобретения и использованию при его описании терминологии, оценке и анализу предшествующего уровня техники, соблюдению всех требований, предъявляемых к заявке и ее авторам в соответствии с нормами и правилами патентной практики США. Это позволит не только уменьшить риск возможного оспаривания выданного в дальнейшем патента, но и несколько снизит стоимость самого патентования ввиду сокращения объема переписки с экспертом. Чем определеннее, яснее и полнее будет изложено существо изобретения, тем больше шансов свести к минимуму претензии экспертизы. Если заявка подается после тщательно проведенного предварительного патентного и непатентного поиска, уменьшается возможность ее отклонения по мотивам отсутствия новизны и очевидности. Чем больше в нее включено примеров и экспериментальных данных, тем более подтвержденной выглядит промышленная применимость изобретения. Pезультатом такой тщательной проработки будет сокращение количества вопросов, возникающих у эксперта в ходе рассмотрения заявки (а, возможно, и отсутствие таких вопросов вообще), и, следовательно, сокращение расходов в связи с решениями экспертизы и ответами на них.

  После того, как описание изобретения подготовлено для подачи с учетом всех требований патентной практики США, оно направляется в Патентное ведомство. На начальной стадии экспертизы сразу после подачи заявки в ведомство проверяется комплектность материалов заявки, которая должна содержать следующие документы:

  1) Заявление (оформляется на специальном бланке и подписывается патентным поверенным на основании доверенности заявителя).

  2) Описание изобретения, включающее следующие разделы:

  ·   название изобретения (должно быть как можно короче и в то же время как можно конкретнее, чтобы из него можно было понять, в чем заключается сущность изобретения);

  ·   определение области техники, к которой относится изобретение (в первом абзаце описания кратко сообщается, например: "Это изобретение относится к области медицины, более конкретно - к новой лекарственной форме для профилактики и лечения заболеваний и к способу лечения этих заболеваний");

  ·   описание известного уровня техники (в этом разделе описывается положение дел в данной области до появления изобретения и недостатки известных технических решений, которые призвано преодолеть предлагаемое изобретение, то есть закладываются предпосылки создания этого изобретения);

  ·   краткое изложение сущности изобретения (в этом разделе сразу после описания известного уровня техники следует сделать короткое заявление о цели (целях) изобретения и кратко описать, за счет чего эта цель (цели) достигается);

  ·   формула изобретения (главный раздел заявки, определяющий сущность притязаний заявителя, то есть то, что составляет предмет изобретения);

  ·   детальное (подробное) описание изобретения (этот раздел включает подробное, шаг за шагом, элемент за элементом, описание всех особенностей изобретения и его применения, раскрывает лучший способ его реализации, содержит подраздел "Примеры", показывающий конкретные пути реализации изобретения, конкретизирует со ссылкой на иллюстративный материалы сущность заявляемого изобретения);

  ·   чертежи (заявка при необходимости может сопровождаться иллюстративными материалами, которые могут представлять собой различные проекции вида заявляемого объекта, графики, диаграммы, блок-схемы и т.п.);

  ·   краткое описание чертежей, если заявка содержит какие-либо графические иллюстративные материалы (в этот раздел включается краткое пояснение, что конкретно изображено на каждом из иллюстрирующих изобретение чертежей);

  ·   реферат или аннотация (дается краткое описание существа изобретения в пределах не более 250 слов).

  3) Комбинированная Декларация и Доверенность. Этот документ содержит следующие разделы:

  ·   указание имени, места жительства и страны гражданства изобретателя (изобретателей);

  ·   клятва заявителя (заявителей) о том, что он (они) считает(ют) себя действительным(и) и первым(и) автором(ами)изобретения;

  ·   обязательство доводить до сведения экспертизы информацию, имеющую существенное отношение к предмету заявляемого изобретения (сообщать обо всех известных ему патентных и непатентных публикациях, могущих повлиять на ход рассмотрения заявки, представлять копии этих публикаций и их частичный или полный перевод на английский язык (для неанглоязычных публикаций) в зависимости от степени и объема релевантности, сообщать о статусе параллельных заявок на изобретение, поданных в других странах);

  Доверенность на имя патентного поверенного, которому поручается ведение дела и представление интересов заявителя в Патентном ведомстве США;

  личная подпись каждого из авторов изобретения и дата подписания Комбинированной Декларации и Доверенности.

  4) Передаточный акт - документ, подписываемый всеми действительными авторами изобретения и свидетельствующий о переуступке прав на изобретение (полной, включая правовой титул и процентную выгоду, или частичной), если права передаются другому физическому или юридическому лицу.

  5) В тех случаях, когда заявителями являются индивидуальный изобретатель, группа изобретателей, чисто научная или учебная некоммерческая организация, организация, имеющая численный штатный состав менее 500 человек, в Патентное ведомство США может быть подана соответствующая дополнительная Декларация, на основании которой за заявителем закрепляется статус "Small Entity" (малой организации),в соответствии с которым все официальные пошлины, которые должны уплачиваться заявителем в Патентное ведомство США в связи с патентованием изобретения, уменьшаются на 50%.

  6) Копии публикаций, характеризующих предшествующий Уровень техники в соответствии с обязательствами заявителя, содержащимися в подписанной им Декларации (копии всех публикаций, ссылки на которые содержатся в описании изобретения; копии публикаций, упомянутых в отчете о международном патентном поиске и в решении международной патентной экспертизы для заявок, поданных по процедуре РСТ (США является членом Договора о Патентной кооперации, Парижской конвенции и ряда других патентных конвенций и договоров), а также других публикаций, имеющих, по мнению авторов изобретения, существенное отношение к предмету заявки и могущих повлиять на ход ее рассмотрения). Это требование патентного законодательства США является еще одной отличительной особенностью патентной практики США и должно неукоснительно соблюдаться, поскольку в случае обнаружения факта утаивания от экспертизы какой-либо информации полученный по заявке патент может быть легко инвалидирован ввиду недобросовестности заявителя, чем зачастую пользуются третьи лица, желающие безвозмездно использовать защищенное этим патентом изобретение. Будучи уличенными в нарушении патента, они подают судебный иск о признании патента недействительным только на том основании, что заявитель скрыл от эксперта сведения, которые могли бы воспрепятствовать выдаче этого патента. Представляемые публикации сопровождаются соответствующим бланком "Information Disclosure Statement", который заполняется патентным поверенным.

  7) Если заявка в США подается в течение одного года после подачи первой национальной заявки на это изобретение, по ней, согласно Парижской конвенции, может быть испрошен конвенционный приоритет на основании первой заявки. В этой связи в ведомство подается заверенная копия первой национальной заявки и ее перевод на английский язык. Этот перевод сопровождается Декларацией переводчика, в которой он подтверждает идентичность перевода первоначальному материалу.

  8) Если подача заявки осуществляется в рамках перевода международной заявки в национальную фазу в США, в ведомство также подаются копия публикации международной заявки с переводом на английский язык, заверенным переводчиком, отчет о международном поиске и отчет о международной предварительной экспертизе.

  9) Платежный документ, подтверждающий внесение на счет Патентного ведомства США официальной государственной пошлины за подачу заявки.

  Если материалы поданной заявки комплектны и соответствуют формальным требованиям Патентного ведомства США к заявочным документам, сведения по заявке заносятся в центральный компьютер ведомства и заявителю направляется Уведомление о принятии ее к рассмотрению, содержащее выходные данные заявки (номер, присвоенный заявке ведомством, дата фактической подачи в ведомство, номер и дата первой заявки, если испрашивается конвенционный приоритет, номер и дата заявки РСТ, если заявка подана на основании международной заявки, сумма уплаченной государственной пошлины, перечень действительных авторов изобретения с указанием их гражданства, название изобретения, общее количество пунктов патентной формулы, количество независимых пунктов патентной формулы, количество иллюстрирующих изобретение чертежей и класс Национальной патентной классификации США, к которому по предварительной оценке отнесено изобретение).

  После соблюдения всех формальностей, относящихся к документам заявки, заявка поступает в порядке очередности к эксперту отраслевого отдела Патентного ведомства США на рассмотрение.

  Объектами патентной защиты могут быть любые новые и полезные способы, включая способы лечения, профилактики и диагностики, устройства, изделия, вещества и композиции веществ, полученные любыми способами, включая объекты генной инженерии, а также компьютерные программы.

  При экспертизе патентоспособность изобретения оценивается на соответствие критериям новизны изобретения, его неочевидности для специалиста средней квалификации и полезности изобретения. Кроме того, эксперт также оценивает полноту и ясность раскрытия существа изобретения в заявочных материалах и определяет соответствие рассматриваемой заявки критерию единства изобретения (для заявок, включающих несколько изобретений, например, вещество, лекарственная композиция на его основе, способ ее получения и способ лечения заболеваний с применением этой композиции).

  Если заявка, по мнению эксперта, не удовлетворяет требованиям единства, например, изобретения, входящие в заявку, обозначаются разными классами американской патентной классификации и т.п., он своим первым решением требует разделить заявки в соответствии с группами, которые могут быть рассмотрены в рамках одной заявки, и выбрать для первоочередного рассмотрения одну из этих групп (election requirement).

  Кроме того, первое решение Патентного ведомства США может содержать требование об ограничении заявки одним или группой вариантов воплощения изобретения, заявленных в зависимых пунктах. Такая ситуация чаще всего возникает при патентовании соединений, заявленных в виде общей химической формулы и множества различных возможных радикалов.

  Если эксперт обнаруживает, что какой-то частный случай такого соединения уже известен, он делает заключение, что этот частный случай порочит новизну общего решения.

  Таким образом, общее решение не может быть защищено патентом в рамках одной заявки, и заявителю предлагается разделить заявку на частные случаи и выбрать для рассмотрения в рамках этой заявки один из них.

  То есть, если заявитель в первом главном пункте патентной формулы неоправданно широко заявил свои притязания, эксперт имеет право потребовать их ограничения путем выбора для рассмотрения конкретного варианта реализации.

  Во всех вышеозначенных случаях на исключенные из рассмотрения объекты в любое время до оплаты заключительной пошлины при принятии основной заявки или до ее аннулирования могут быть поданы выделенные заявки.

  Заявитель может попытаться оспорить вышеупомянутые решения, но практика показала, что выиграть этот спор у экспертизы практически невозможно.

  Эксперт может отклонить заявку в связи с неполнотой, неясностью и неопределенностью раскрытия существа изобретения в описании и в формуле изобретения. Это отклонение может иметь следующие обоснования: наличие ошибок языкового характера и опечаток, терминологических неточностей, неясностей и неопределенностей {использование не общепринятых, а каких-либо иных терминов без соответствующих пояснений в тексте описания изобретения), отсутствие в тексте описания изобретения детальных разъяснений по каким-то элементам изобретения, которые, по мнению эксперта, не будут понятны специалисту без дополнительных разъяснения и Исследований, несоблюдение единства терминологии, отсутствие в описании обязательных его разделов (например, описания предшествующего уровня техники, описания лучшего варианта осуществления изобретения, данных, подтверждающих заявленную полезность изобретения). Кроме того, формула изобретения может быть признана неясной и неопределенной, если в нее, по мнению эксперта, включены не все признаки, существенные для понимания и реализации этого изобретения, или если заявитель, наоборот, включил в нее слишком много признаков, не влияющих на достижение поставленной цели, то есть несущественных признаков. Заявка может быть отклонена как неопределенная ввиду отсутствия полного соответствия между описанием изобретения и патентной формулой и по многим другим причинам формального характера.

  Некоторые из вышеозначенных мотивов отклонения могут быть преодолены представлением простых разъяснений, исправлений, ссылок на литературные источники, известные на дату подачи патентуемого изобретения, которые содержали бы материалы, способствующие лучшему пониманию изобретения.

  В других случаях отклонение по мотиву неполноты раскрытия изобретения преодолеть просто невозможно. Поэтому принципиально важно при подготовке заявки для подачи в Патентное ведомство США не упустить из описания какие-то детали, которые воспринимаются авторами как что-то само собой разумеющееся, но, будучи существенными для понимания изобретения, могут повлечь за собой непреодолимое отклонение по неполноте раскрытия.

  Заявка может быть отклонена по мотиву отсутствия новизны на основании предшествующего уровня техники, то есть заявляемое изобретение признается полностью предвосхищенным, если оно было ранее создано другими лицами, его существо было раскрыто в какой-то публикации до даты подачи заявки, патент на него был получен самими авторами в другой стране до даты подачи заявки в США, оно было ранее публично использовано, продавалось на территории США или широко известно в США и за их пределами. В тех случаях, если изобретение было опубликовано или раскрыто в какой-либо форме самим автором изобретения, для него существует авторская льгота по новизне, то есть он может получить патент на изобретение в том случае, если он успел подать заявку в Патентное ведомство США в течение одного года с даты осуществленной им публикации или раскрытия изобретения в докладах, лекциях и т.п.

  Еще одним мотивом возможного отклонения заявки является мотив очевидности заявленного изобретения в сравнении с одним ранее известным техническим решением той же задачи или с комбинацией нескольких технических решений, которые в совокупности позволяют реализовать те же технические задачи, что и заявляемое изобретение. Этот критерий патентоспособности изобретения сродни принятому в Европе и в России критерию "изобретательского уровня".

  Для преодоления возражений экспертизы в связи с отклонением по мотивам предвосхищенности (отсутствия новизны) и очевидности необходимо проведение тщательного сопоставительного анализа заявляемого изобретения с противопоставленным техническим решением или комбинацией технических решений, выявление отличий и преимуществ первого из них, приведение доводов, доказывающих принципиальную невозможность создания противопоставляемой экспертизой комбинации технических решений и определение недостатков такой комбинации, если она возможна, препятствующих решению поставленной задачи.

  Если в процессе сопоставительного анализа будет обнаружено, что заявляемое изобретение по своей сути отличается от противопоставлений экспертизы и описание изобретения дает четкие представления о его характерных особенностях, но существующая формулировка патентных притязаний не позволяет оценить его отличия и преимущества, необходимо подготовить и представить вместе с аргументами в защиту новизны и/или неочевидности изобретения уточненную на основании описания патентную формулу. При этом следует избегать включения в патентную формулу материалов с новой совокупностью признаков, то есть того, что не было раскрыто в первоначальном описании изобретения.

  Для преодоления этих возражений экспертизы возможна также подача в Патентное ведомство США специальной так называемой Декларации по правилу 132, в которой сам автор изобретения или независимый эксперт, специалист в данной области техники, на основании проведенных им экспериментов приводит доказательства того, что противопоставленное техническое решение или комбинация технических решений не обеспечивает целей и эффекта заявляемого изобретения. Такая декларация готовится по определенной схеме и завершается клятвой декларанта о том, что все приведенные в ней сведения правдивы и базируются на его собственном участии в проведенных исследованиях.

  Следует отметить, что все поправки в формулировку патентных притязаний следует вносить на стадии ответа на первое решение, поскольку, если представленные аргументы будут сочтены экспертом неубедительными и он повторно отклонит заявку по тем же основаниям, что и в первом решении, второе решение может быть вынесено как окончательное. Это означает, что эксперт завершает рассмотрение и подача каких-либо исправлений, требующих от него дополнительного рассмотрения и проведения дополнительного патентного поиска, после вынесения окончательного решения становится весьма проблематичной.

  Декларацию по правилу 132 также целесообразно представлять при ответе на первое решение экспертизы.

  Изобретение может быть отклонено также по мотиву недоказанности (отсутствия) патентоспособной полезности. Как правило, суть этого отклонения сводится к недостаточной доказанности в описании возможности реализации изобретения, его работоспособности.

  Ответ на решение экспертизы должен быть представлен в Патентное ведомство США в трехмесячный срок с даты вынесения решения. Это срок может быть продлен на один, два или три месяца при условии оплаты соответствующей пошлины. Причем специальных ходатайств о продлении срока в ведомство подавать не нужно. Пошлина за продление срока оплачивается при подаче ответа по факту.

  По получении ответа заявителя эксперт анализирует материалы заявки с учетом приведенных в ответе аргументов и уточнений, а также сведений, представленных в Декларации по правилу 132, если они были поданы, и выносит следующее решение.

  Второе решение может быть положительным, отказным, но неокончательным и окончательным отказным.

  В случае вынесения положительного решения заявитель должен в трехмесячный срок с даты его вынесения оплатить по заявке заключительную пошлину, которая покрывает как расходы ведомства, связанные с выдачей патента и публикацией патентной грамоты, так и поддержание этого патента в силе в течение трех с половиной лет до наступления срока оплаты очередной пошлины. В США пошлины за поддержание патента в силе должны уплачиваться по прошествии 3,5; 7,5 и 11,5 лет с даты выдачи патента.

  В случае второго отказного, но не окончательного решения, которое выносится, когда представленный ответ на первое решение признан экспертом удовлетворительным, то есть снимающим выдвигавшиеся ранее возражения, но у эксперта возникли новые или дополнительные возражения, спровоцированные поданным ответом, ответ на него готовится по той же схеме, что и ответ на первое решение.

  Если представленный ответ на решение не удовлетворил эксперта, он признал доводы заявителя несостоятельными и все мотивы отклонения повторены во втором решении, оно выносится как окончательное.

  В ответ на такое решение могут быть осуществлены следующие действия:

  1) Ответ по существу решения с аргументацией заявителя против выдвинутых экспертом возражений должен быть подан в Патентное ведомство США в кратчайшие сроки (в течение полутора, в крайнем случае, двух месяцев) с тем, чтобы эксперт до истечения третьего месяца от даты вынесения окончательного решения успел рассмотреть новые доводы и аргументы заявителя и либо снял свои возражения, либо подтвердил окончательность отклонения своим информационным решением. Если ответ не был представлен в течение вышеупомянутого срока, эксперт также выносит информационное решение, подтверждающее окончательное отклонение заявки.

  2) Если ответ на окончательное решение, поданный в приведенные выше сроки не смог переубедить эксперта, заявителю необходимо до истечения трехмесячного срока подать в Патентное ведомство США ходатайство о рассмотрении заявки в рамках продолжающего делопроизводства и оплатить соответствующую пошлину, равную пошлине за подачу заявки {при этом по заявке сохраняется первоначальная дата приоритета и ее первоначальный номер).

  Кроме того, заявитель одновременно с этим ходатайством может подать в ведомство предварительные исправления, необходимость в которых возникла после окончательного отклонения заявки и которые в силу этого не могли быть приобщены к делопроизводству, либо подать заявку в частичное продолжение (такая заявка подается в тех случаях, когда первоначальная заявка имела неустранимые в процессе основного рассмотрения дефекты, когда заявители при подаче первой заявки не раскрыли каких-либо особенностей изобретения, сочтя их несущественными, но в процессе рассмотрения выяснилось, что отсутствие этих сведений препятствует получению патента, или когда уже после подачи заявки в процессе дальнейших исследований заявителями были раскрыты какие-либо новые обстоятельства, которые было бы целесообразно также обеспечить патентной защитой, но которые не могут стать объектами новой самостоятельной заявки ввиду их незначительности и могут быть отклонены как очевидные относительно изобретения, заявленного в первой заявке), либо возбудить процедуру обжалования решения экспертизы в Апелляционной коллегии Патентного ведомства США.

  Практика показывает, что процедура обжалования – дорогостоящая и очень редко завершается в пользу заявителя. Поэтому продолженное рассмотрение и подача заявки в частичное продолжение, то есть продолжение диалога с тем же экспертом, который вел рассмотрение первой заявки, представляются более целесообразными и перспективными. Эти процедуры в конечном итоге, как правило, приводят к получению патента в США, если конечно изобретение соответствует критериям патентоспособности, принятым в этой стране, и вся переписка в ходе рассмотрения заявки являлась следствием дефектов описания и недопонимания экспертом существа изобретения.

  Существенные особенности имеет процедура оспаривания действительности выданного американского патента. Во-первых, в США не существует аналогичной российской административной квазисудебной процедуры признания патента недействительной в рамках Патентного ведомства США. Существующая в Соединенных Штатах Америки процедура повторной экспертизы формально не предполагает спора между сторонами и этим принципиально отличается от российской, где дела рассматривает административный орган – Палата по патентным спорам.

  Во-вторых, в отличие от России, патент США может быть признан недействительным непосредственно по решению суда из-за несоответствия изобретения условиям патентоспособности (по Патентному закону США эти условия звучат как «новизна», «полезность» и «неочевидность»). Иск о признании патента недействительным может быть заявлен в суд как самостоятельно, так и в виде встречного иска в деле о нарушении патентных прав (что является распространенным видом «защиты» при предъявлении иска о нарушении патентных прав в США). В качестве доказательств допускаются любые полученные законным способом сведения (не только письменные доказательства), с помощью которых может быть  обоснована непатентоспособность изобретения по выданному патенту. В этом смысле американский подход позволяет более действенно оспаривать выданный патент, так как судебная процедура предполагает более широкие возможности для доказывания.

  
  

  2.2. Требования к заявке

  
  

  Заявление о выдаче патента дает основную информацию об объекте патентования. Оно должно содержать название изобретения, имя и адрес заявителя, а также имя и адрес патентного поверенного заявителя, если таковой имеется. В некоторых странах требуется, чтобы в заявлении указывались имя и адрес изобретателя, если он сам не является заявителем. Существуют и некоторые другие формальности, которые должны быть отражены в заявлении. К их числу относятся просьба об установлении даты приоритета, испрашивание определенного вида охраны и указание на факт подачи (если он имел место) первоначальной (исходной) заявки или на наличие исходного патента. Заявление о приоритете означает (в полном соответствии с Парижской конвенцией) право на использование патентной охраны по дате первого обращения, которое имеет силу правильно оформленной национальной заявки в течение 12 месяцев в любой из стран — участниц Парижской конвенции. Таким образом, если заявитель подал одну заявку 4 января 2007 г. в Японии, а другую в Канаде 28 декабря 2007 г., то считается, что он подал заявку в Канаде 4 января 2007 г. Но приоритет предоставляется не автоматически, поскольку патентное ведомство одной страны не может знать о заявках, поданных в такие же ведомства других участвующих в Конвенции стран. Таким образом, чтобы воспользоваться правом приоритета по Парижской конвенции, заявитель должен включить информацию о подаче заявки в другой стране, на основании чего он и притязает на приоритет.

  В некоторых странах существует несколько видов патентов, в их число входят, например, обычный патент (патент на изобретение), патент на полезную модель и патент на промышленный образец. Поэтому в заявлении должен быть указан именно тот объект, на который испрашивается патентная охрана. Законодательство отдельных стран по-разному трактует вопрос и о различных объектах охраны, и о том, может ли она одновременно предоставляться одному или нескольким объектам. При определенных обстоятельствах на поданную патентную заявку может распространиться приоритет ранее поданной заявки. В некоторых странах процедурой оформления (в качестве альтернативы к внесению в заявку изменений и дополнений) предусматривается возможность подачи новой, пересмотренной заявки взамен ранее поданной. Законодательством также предусматривается, что в случае включения в заявку двух разных изобретений, они разделяется на две отдельные заявки, каждая из которых получает приоритет по первоначальной дате подачи. Это важно с точки зрения техники классификации и индексирования запатентованных изобретений и учета уплаты пошлин по ним. Если при описании сути изобретения при первом обращении были правильно отображены все нужные детали, правильность датирования последующих обращений по дате первой подачи не вызывает сомнений. Сложные с правовой точки зрения вопросы возникают в случаях последующих обращений при определении наличия в них новых идей, не входивших в первоначальную заявку, и того, может ли по новому обращению быть использована дата приоритета первого обращения.

  Статья 1374 ГК РФ регламентирует подачу заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

  Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (заявителем). Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании ГК РФ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

   В соответствии с положениями ст. 1375 ГК РФ, заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).. Заявка на изобретение должна содержать:

  1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

  2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

  3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

  4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

   5) реферат [5].

  Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Федеральный институт промышленной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

  «По патентному законодательству Японии, при подаче заявки на патент предъявляются следующие требования к заявителю»  [44]:

  ·   заявитель может быть как физическим, так и юридическим лицом;

  ·   иностранные заявители, не имеющие места жительства либо представительства (применительно к юридическому лицу) в Японии, могут обратиться с заявкой на патентование промышленной собственности в одном из следующих случаев:

  1)  страна заявителя является членом Парижской конвенции или Всемирной торговой организации или пользуется в Японии режимом наибольшего благоприятствования;

  2)  страна заявителя позволяет японским гражданам претендовать на права промышленной собственности на тех же условиях, что и для граждан страны заявителя; 

  Заявители, не имеющие места жительства либо представительства (применительно к юридическим лицам) в Японии должен назначить агента, имеющего место жительства в Японию в качестве патентного поверенного. Заявитель должен осуществлять любые процедуры в патентном ведомстве Японии через указанного агента. Заявка должна быть написана на японском языке.

  «По законодательству Великобритании (Патентный закон 1977 года), заявка на выдачу патента должна включать полное описание изобретения (включая чертежи), набор требований определения изобретения, краткое резюме и технические характеристики изобретения» [44].

  
  

  2.3. Порядок выдачи патентов

  
  

  Согласно ст. 1387 ГК РФ, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указывается дата приоритета изобретения. Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

  Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

  По российскому законодательству, заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Копии запрашиваемых заявителем в указанном федеральном органе патентных документов направляются ему в течение месяца со дня получения запроса (ст. 1388 ГК РФ).

  Статья 1393 ГК РФ закрепляет порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента. На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр - в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент.

  Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

  Форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Форма патента на изобретение приведена в Приложении 1 к настоящей дипломной работе.

   Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение. После публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

  Необходимо обратить внимание на то, что ряд положений части IV ГК РФ противоречит требованиям международных конвенций. Так, в частности, статьи 1225, 1226 ГК РФ противоречат ст. 2 Стокгольмской конвенции 1967 года (учредившей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности), участницей которой является Российская Федерация, и иным международным соглашениям в плане содержания понятия «Интеллектуальная собственность». Термин «права интеллектуальной собственности» («intellectual property rights») в настоящее время является общепринятым, во всех международных соглашениях, в национальных нормативно-правовых актах, в юридической доктрине сложилось устойчивое понимание данного термина в смысле статьи 2 Стокгольмской Конвенции. Представляется, что для устранения данного противоречия со Стокгольмской конвенцией необходимо внести изменения в ст. 1225 ГК РФ, дополнив пункт 1 этой статьи подпунктом 17 следующего содержания «все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».

  Отметим, что по действующему американскому законодательству вопросами рассмотрения заявок и выдачи патентов на изобретение занимается Ведомство по патентам и товарным знакам Министерства торговли США. «Система патентов используется в США, как и в других странах, для того, чтобы стимулировать изобретателей к публикации инфор­мации о своих изобретениях; поощрять рационализаторство и инве­стиции в запатентованные изобретения с учетом, что компаниям разрешается возмещать затраты на исследование и разработку; из­бегать дублирования в проведении исследовательских работ» [29].

  Соединенные Штаты Америки являются самой могущественной индустриальной державой и наиболее емким рынком высокотехнологичной продукции. США всегда рассматриваются как страна, в которой следует получить патентную охрану перспективным техническим решениям отечественных изобретателей. При этом патентная система этого государства существенно отличается от стандартов правовой охраны, принятых в большинстве развитых стран, в связи с чем патентование изобретений в этой стране (даже при посредничестве американского патентного поверенного) всегда требовало особенно тщательного подхода.  Российским патентным поверенным, привыкшим мыслить категориями российского права (весьма близкого к большинству патентных законов стран континентальной Европы) бывает сложно сориентироваться в принципиально ином правовом регулировании, принятом в Соединенных Штатах [38].

  В соответствии с Соглашением ТРИПС срок действия патента начинается с момента его выдачи и заканчивается через 25 лет по­сле даты регистрации патентной заявки. Патентовладелец должен регулярно платить пошлины за под­держание патента в силе (максимальная выплата – 1200 долл.), иначе он потеряет свои патентные права. Поскольку Патентный за­кон и многочисленные правила Патентного ведомства сложны, изо­бретателям приходится обращаться к услугам патентных поверен­ных — юристов, имеющих лицензию на право заниматься этой дея­тельностью. Иностранные заявители в обязательном порядке по закону обязаны прибегать к услугам патентных поверенных – гра­ждан США для связи с Патентным ведомством. Услуги этих спе­циалистов чрезвычайно дороги, они многократно превосходят раз­меры патентных пошлин. Поэтому «удовольствие быть обладателем патента США могут позволить себе только достаточно крупные фирмы или состоятельные частные лица» [41].

  В настоящее время американский Сенат и Палата представителей занимаются рассмотрением нового законопроекта (Patent Reform Act of 2007), который изменит патентную систему. Во многом Patent Reform Act of 2007 напоминает проекты законов, представленные в 2005 и 2006 годах, которые не прошли голосование. Новый документ предусматривает переход от существующей системы First to invent (выдача патентов "первому изобретателю") к системе First to file (право на патент имеет тот, кто первый подал заявку), которая действует во всех странах мира кроме США. Если законопроект будет одобрен, то вычислять сумму возмещения ущерба владельцу в случае патентных нарушений придется по-новому.  Проект нового документа также рационализирует процесс оспаривания патентов. В настоящее время любой желающий может оспорить патент двумя способами: подать иск в федеральный окружной суд или обратиться в Управление патентов и торговых марок США (USPTO) с запросом на перепроверку патента. Сегодня ни один из этих методов не работает как должно – судебная тяжба может чрезмерно дорого стоить, а процесс пересмотра патентов USPTO бывает слишком медленным.

  Теперь же, согласно Patent Reform Act of 2007, в течение первых 12 месяцев после выдачи патента любой желающий может подать ходатайство о его аннулировании, которое инициирует процесс пересмотра. Спустя год после выдачи патента пересмотреть его все еще будет возможно, но это будет уже сложнее. До окончания процесса пересмотра юридическая действительность патента приостанавливается. Кроме того, при принятии решения о сохранении или отмене патента будет использоваться так называемый стандарт "перевеса доказательств", причем предоставлять сведения дозволяется как истцу, так и ответчику. По заключении процесса пересмотра окончательное решение можно будет обжаловать в федеральном суде.  Законопроект Patent Reform Act of 2007 ожидают жаркие дебаты в Конгрессе. Эксперты считают, что патентная система First to file более благосклонна к крупным компаниям, которые обладают возможностями для регулярной подачи заявок на получение патентов. А действующая в настоящее время в США система First to invent теоретически позволяет настоящим изобретателям получать патенты на оригинальные работы, невзирая на то, когда была подана заявка. Большая часть специалистов согласна с тем, что «новый законопроект сможет устранить серьезные проблемы, имеющиеся сейчас в патентной системе США» [28].

  Как видно, большинство из предлагаемых законопроектом нововведений в патентную систему США направлены на ее унификацию со стандартами, распространенными в большинстве стран. Изменения также в значительной мере исключают субъективные и спорные моменты, часто вызывающие неоправданные дополнительные усилия и получении патентной охраны в США.  В недавнем прошлом исследователи американского патентного права вряд ли могли предположить возможность таких радикальных изменений. Представляется, что после вступления законопроекта в силу российским заявителям  и представляющим их патентным поверенным будет проще ориентироваться в патентом законодательстве США.

  Что касается законодательства Великобритании, необходимо отметить следующее в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность основным является Закон от 1988 года об авторских правах, дизайне и патентам (The Copyright, Designs and Patents Act 1988). Указанный законодательный акт постоянно обновляется и добавляется новыми положениями.

  В частности, в области патентного права в 2004 году был принят Закон о патентах 2004 (The Patents Act 2004), который дополнил Закон о патентах от 1977 года и вступил в силу с 1 января 2005 года. Великобритания также присоединилась к Европейской патентной конвенции и Договору о патентной конвенции от 1978 года, так что теперь можно обеспечить свои патентные права в Великобритании не направляя заявки в Патентное ведомство Великобритании. Процедурные вопросы оформления патентов содержатся в правовом документе Патентные правила от 1995 года (the Patents Rules 1995), а Патентные суды графств, и иногда Аппеляционный суд или Палата лордов обеспечивают трактовку отдельных положений патентного законодательства. Патентное ведомство Великобритании также публикует Пособие по патентной практике (Manual of Patent Practice), которое можно рассматривать, как справочное пособие по британскому патентному праву.

  Права на патент носят территориальный характер, и британский патент не обеспечивает прав вне территории Великобритании. Продолжительность действия британского патента 20 лет, однако, действие некоторых патентов может быть продлено на основании Дополнительного защитного сертификата.

  3. Действие патента

  3.1. Правомочия патентообладателя

  
  

  По российскому законодательству (часть IV ГК РФ), автор патента имеет следующие права:

  ·   авторства, т.е. основанную на факте создания и закрепления его патентом возможность признаваться автором изобретения, полезной модели, промышленного образца. Данное право является неотчуждаемым и охраняется бессрочно;

  ·   на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и передачу указанного права другим лицам;

  ·   на вознаграждение при создании служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

  Права патентообладателя на использование объекта промышленной собственности включают:

  ·   ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

  ·   совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом;

  ·   совершение указанных действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

  ·   осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

  Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий по его использованию. Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

   Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

  При нарушении своих прав патентообладатель имеет право требовать:

  ·   прекращения нарушения патента;

  ·   возмещения причиненных убытков;

  ·   публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации;

  ·   осуществления иных способов защиты прав в установленном законом порядке.

  Не является нарушением право преждепользования - если лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. При этом такое право может быть передано другому физическому или юридическому лицу, но только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

  Что касается американского законодательства, то в настоящее время за некоторыми исключениями патент США имеет срок действия, начинающийся с даты выдачи патента и заканчивающийся через 20 лет с момента подачи заявки, то есть срок действия патента не начинается, пока заявка находится на рассмотрении; он начинается лишь тогда, когда фактически выдается патент. Со времени первой подачи заявки может пройти несколько лет, прежде чем будет выдан патент. Большинство других патентных систем устанавливают сроки действия патентов, продолжающиеся в течение фиксированного срока с даты первой подачи заявки. Например, в Великобритании, Германии, Франции, Японии, Канаде и многих других странах срок действия патента составляет 20 лет с момента первой подачи патентной заявки.

  
  

  3.2. Ограничение прав патентообладателя

  Как известно, одним из наиболее важных принципов патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Однако, общество и государство также заинтересованы в использовании запатентованных объектов для стимулирования развития научно-технического прогресса и улучшения социальных условий жизни человека и общества.

  В целях установления разумного баланса интересов между патентообладателем и государством патентное законодательство устанавливает специальные ограничения прав патентообладателя.

  Несмотря на то что права патентообладателя носят абсолютный, исключительный и срочный характер в пределах территории того государства, патентное ведомство которого выдало соответствующий патент, международными соглашениями и законодательством России предусмотрен ряд ограничений патентных прав.

  Статья 1239 ГК РФ гласит, что «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия)».

  Статья 1359 ГК РФ перечисляет действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:

  1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;

  2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;

  3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

  4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

  5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

  6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

  Кроме того, Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации (ст. 1360 ГК РФ).

  В отличие от российского законодательства или от аналогичных законов, относящихся к патентованию Великобритании и ряда других стран, в американском патентном законе не предусмотрено принуди­тельное лицензирование. Правительство США должно платить «обоснованную» компенсацию за любое нарушение патента, которое не может быть запрещено. Однако не следует думать, что это и есть форма принудительного лицензирования.

  Лишь в очень редких слу­чаях суд может разрешить частному предприятию продолжить на­рушение чужого патента, причем только под влиянием сильных до­водов в пользу общественной необходимости такого нарушения. Ес­ли патентообладатель захочет, он может отстранить других от ис­пользования запатентованного изобретения, ничего не делая с патен­том сам.

  Причины, побуждающие патентообладателя действовать таким образом, возникают не так уж часто. Однако важна сама воз­можность получить за лицензию рыночную цену без риска принуди­тельного лицензирования. «Отсутствие принудительного лицензиро­вания в сочетании с сильными процедурами обеспечения прав, под­держиваемыми правительством, эффективно препятствует использо­ванию в производстве или продаже запатентованной технологии без санкции патентообладателя в течение двадцати лет после выдачи па­тента» [7].

  Следует обратить внимание на процесс реформирования законодательств Франции, Германии, Великобритании и США, длившийся на протяжении XX века.

  Необходимо отметить приведение в последней трети XX века длительности действия патентов на изобретения в национальных патентных законах к сроку, составляющему 20 лет с даты подачи заявки на патент. (В некоторых законодательствах предусмотрено увеличение этого срока для некоторых видов изобретений).

  На протяжение XX века в национальных патентных законодательствах и судебной практике изменялись требования к обязанностям патентообладателя использовать свое запатентованное изобретение. С развитием патентного права в промышленно развитых странах возросло регулирующее вмешательство государства в патентно-правовые отношения. Соответствующие государственные органы, как правило, наделены правами использовать или уполномочивать других на использование запатентованных изобретений в интересах общества, национальной обороны, экономики, здравоохранения, в случае чрезвычайного положения и т.д., устанавливая принудительные лицензии в общественных интересах «официальные» лицензии.

  Существует важная тенденция в государственной политике США по усилению коммерческой     результативности государственных инвестиций, характеризующаяся с одной стороны преимущественным правом подрядчиков на получение патента на изобретение, а с другой стороны - правом государства в соответствии с соглашением о финансировании при необходимости требовать от подрядчика лицензии на изобретения - предмет соглашения на условиях, соответствующих обстоятельствам.

  Европейские страны ввели в свои патентные законы случаи свободного использования изобретения, воспроизводящие положения Люксембургской конвенции, а также (как и США) положение ст. 5 Парижской конвенции. Институт «национального исчерпания прав», применявшийся в судебной практике развитых стран уже в конце XIX века - начале XX веков, в дальнейшем нашел отражение и в патентных законодательствах некоторых из них.

  В патентных законодательствах рассматриваемых стран в 1970-1980-е годы были включены нормы, согласно которым «не составляет косвенного нарушения прав патентообладателя предложение к продаже и поставка третьим лицам без разрешения патентообладателей существенных элементов запатентованного изобретения, являющимися изделиями, которые имеются в торговом обороте и находят широкое применение» [30].

  Отметим также, что подход США к правам собственности на интеллектуальную собственность, созданную за счет государственного финансирования, и к вопросам ее коммерциализации, нашел отражение в двух основных законодательных актах – в Законе Байя–Доула (Государственный закон №96–517) и в Законе Стивенсона–Уайдлера (Государственный закон № 96/418), которые были приняты в 1980 г. Оба эти закона направлены на стимулирование коммерциализации НИОКР, которые финансировались или разрабатывались Правительством. Закон Байя–Доула относится к сфере прав собственности на запатентованные результаты НИОКР, которые были получены за счет правительственного финансирования, но в неправительственных учреждениях, например в университетах, не коммерческих исследовательских лабораториях и т.д. Закон Стивенсона–Уайдлера относится к сфере прав собственности на запатентованные результаты НИОКР, которые были получены в ходе совместных исследований правительственных научно/исследовательских лабораторий и внешних партнеров при отсутствии какого/либо прямого финансирования внешнего партнера за счет средств федерального бюджета.

  
  

  3.3. Обязанности патентообладателя

  
  

  Несмотря на критику со стороны изобретателей, в части IV ГК РФ сохранилась статья, предусматривающая возможность через суд принудить обладателя патента заключить договор о предоставлении лицензии на использование изобретения или промышленного образца. Изобретатели считают, что «тем самым их лишают собственности, а само патентование становится бессмысленным» [24].

  Статья 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации посвящена принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

   В соответствии с пунктом первым этой статьи, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение 4 лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение 3 лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории России изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

  В соответствии с пунктом вторым статьи 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории России изобретения или полезной модели обладателя первого патента.

  В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии.

  Полученное по указанной лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

  На основании указанного решения суда, Федеральный институт промышленной собственности осуществляет государственную регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии.

  Таким образом, положения российского законодательства о правовой охране изобретений в целом соответствуют требованиям международных правовых актов, за исключением норм ТРИПС, относящихся к использованию изобретения без разрешения держателя патента («принудительное лицензирование»).

  Статья 31 ТРИПС «Другие виды использования без разрешения патентообладателя» существенно ограничивает использование защищенного патента без согласия патентообладателя и разрешает использование патента лишь при наличии ограниченного числа особых условий (условия принудительного лицензирования). Для сравнения, действующее российское законодательство разрешает использование охраняемых патентов без согласия патентообладателя при намного более широком круге обстоятельств.

  
  

  3.4. Защита прав патентообладателя

  
  

  Под защитой прав и законных интересов патентообладателей традиционно понимаются «предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также сам механизм практической реализации этих мер» [6].

  Говоря о государствах-участниках Европейского Союза (в частности, о Великобритании), нельзя не упомянуть об имплементации в национальные законодательства стран-членов ЕС положений Директивы ЕС о сближении правовых режимов товарных знаков, многочисленных Директивах в области авторского права и смежных прав, Директиве по биотехнологиям, становлении системы дополнительных охранных свидетельств, и, наконец, пересмотре Европейской патентной конвенции. Необходимо отметить, что в настоящее время отдельными учеными  фактически ведется речь о том, что «человечество стоит на пороге создания новой модели права – мировой глобальной правовой системы» [42]. Дж. Баэрли также отмечает, что «права интеллектуальной собственности, по своей сути транснациональны, и такого рода собственность в кратчайшие сроки может стать достоянием широкого круга заинтересованных лиц, что вызывает острую необходимость в повышенной защите прав интеллектуальной собственности» [8].

  «В условиях интенсивного развития международных экономических и научно-технических связей предотвратить такие возможности особенно важно» [16]. Использование прав на объекты интеллектуальной собственности, являясь эффективной формой реализации достижений науки и техники в условиях рыночной экономики, «требует особой обеспеченности защиты со стороны государства прав авторов, изобретателей и иных правообладателей» [36].

  Как показывает опыт развитых стран, наиболее актуальными проблемами защиты прав на объекты интеллектуальной собственности являются:

  ·   выработка строгих и обязательных правил, обеспечивающих соблюдение законов (материальный аспект защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности);

  ·   создание и обеспечения эффективного функционирования механизма урегулирования споров и узаконенных процедур их разрешения (процессуальный аспект защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности).

  Одним из наиболее действенных способов предотвращения  противоправного использования исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности является интенсивное развитие правовых интеграционных процессов.

  В соответствии с текстом ст. 1406 ГК РФ, споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры:

   1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;

   2) об установлении патентообладателя;

  3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;

  4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;

   5) о праве преждепользования;

   6) о праве послепользования;

  7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с ГК РФ;

  8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК РФ.

  В отдельных случаях, перечисленных в п. 2 ст. 1406 ГК РФ, защита патентных прав осуществляется в административном порядке. В частности, в административном порядке рассматриваются споры, связанные:

  ·   с отказом в выдаче патента;

  ·   с признанием патента недействительным;

  ·   с отказом патентообладателя от заключения лицензионного договора.

  За нарушение патентных прав законом предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

  Кроме того, по российскому законодательству патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав (ст. 1407 ГК РФ).

  Защита нарушенных патентных прав по законодательству США имеет существенные особенности. Наиболее интересными из них является возможность получить с ответчика, знавшего о совершаемом им нарушении патентных прав, не только возмещение убытков (как это принято в российской практике), но и дополнительно их трехкратный размер в качестве «штрафных убытков» (“punitive damage”), а также полностью компенсировать издержки на адвоката  (составляющих, порой несколько миллионов долларов).

  В Австралии гражданско-правовые средства судебной защиты доступны в соответствии со всеми законами Австралии в области интеллектуальной собственности и представляют собой основные средства, с помощью которых владельцы прав интеллектуальной собственности осуществляют свои права.

  Важнейшим инструментом развития правовой охраны изобретений является прецедентная практика – апелляционная практика патентных ведомств и практика рассмотрения патентных споров в судах. Понятно, что статьями закона и пунктами правил не предусматриваются разнообразные конкретные ситуации, которые могли бы иметь место в практике как предоставления охраны изобретениям, так и охраны уже запатентованных изобретений, поскольку правовые нормы носят обобщенный характер.

  При попытке применения некоторые нормативные положения могут быть слишком широко или неточно истолкованы, для других могут отсутствовать четкие механизмы их применения, которые еще только предстоит разработать, и это естественно. Поэтому исторически сложился механизм практической «обкатки» законодательных норм в ходе рассмотрения в патентных ведомствах жалоб на отказ в выдаче патента и возражений против выдачи патента, а также при рассмотрении исков о недействительности патентов в судах разных инстанций. Этот механизм включает уточнение толкования и применения норм патентного законодательства, а в случае целесообразности и их корректировку, исключение или добавление. Так осуществляется обратная связь методологии и практики применения патентного права. Поэтому как в прошлом, так и в настоящее время значение апелляционной и судебной практики в правовой охране изобретений достаточно велико. Степень влияния прецедента на патентное законодательство различается как в зависимости от системы права в стране, так и от характера прецедента – является ли он решением апелляционной инстанции патентного ведомства, или решением суда той или иной инстанции.

  Необходимо также обратить внимание на то, что отечественным законодателем практически не уделяется внимание какой-либо гармонизации и унификации процессуальных норм, связанных с правовыми средствами защиты прав интеллектуальной собственности. Российским законодательством не предусмотрены меры по предоставлению и сохранению доказательств в отношении установления факта контрафактности спорных товаров или услуг.  Представляется необходимым наделить компетентные судебные органы правом доступа к конфиденциальным документам нарушителя (банковским, финансовым или коммерческим документам); правом требовать раскрытия нарушителем информации о прохождении, количестве и стоимости контрафактной (произведенной с нарушением патентного законодательства) продукции, а также предоставление торговым ассоциациям и общественным организациям в случае нарушения прав интеллектуальной собственности.

  Как отмечают специалисты, «для тех, чья профессиональная деятель­ность связана с защитой прав интеллекту­альной собственности, не секрет, что мало кто из участников российского рынка верит в эффективность защиты этих прав в Рос­сии. Для этого есть серьезные основания» [39]. В процессе защиты прав интеллектуальной собственности в отечественной судебной практике наиболее часто встречаются следующие проблемы:

  1. проблемы, связанные со сбором и закреплением доказательств, подтверждающих факт (факты) на­рушения прав интеллектуальной собственности;

  2. отсутствие механизмов возмещения ущерба и практики оценки убытков;

  3. проблемы, вызванные сложностью выявления источника нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

  Для решения этих проблем необходимо совершенствование процессуальных механизмов защиты прав интеллектуальной собственности. На наш взгляд, в процессе совершенствования указанных правовых механизмов полезным было бы использование Директивы ЕС №2004/48/EC от 29 апреля 2004 года о принуждении к соблюдению прав на интеллектуальную собственность. Статья 8 этой Директивы посвящена праву су­дебных органов на получение информации по обоснованному ходатайству ист­ца о происхождении контрафактных товаров  (услуг) и дистрибьюторской сети, по которой эти товары (услуги) распростра­няются, у следующих лиц:

  ·   у лица, в отношении которого установ­лено, что в его владении в коммерческих це­лях находятся контрафактные товары;

  ·   у лица,  использующего спорные товары в коммерческих целях;

  ·   у лица, которое на коммерческой осно­ве оказывает услуги, используемые в конт­рафактной деятельности;

  ·   у лица, которое кем-либо из вышепе­речисленных было указано как участвую­щее  в  производстве  или  распространении спорных товаров или предоставлении спорных услуг.

  При этом к информации, которая может быть запрошена судебными органами по обоснованному ходатайству истца, относится:  наименования и адреса производите­лей, дистрибьюторов, поставщиков и иных лиц, во владении которых находился спорный товар до опрашиваемого лица, а также наименования и адреса предполага­емых оптовых и розничных продавцов; информация о количестве произведен­ного, полученного или заказанного товара, а также о цене на спорные товары или услуги.

  Как отмечают специалисты, получение подобной информации помо­жет не только в установлении круга наруши­телей патентных прав, но и в определении размера убытков истца или размера компенсации, которая должна быть выплачена истцу [39].

  Подобную норму, на наш взгляд, следовало бы закрепить и в отечественном законодательстве.

  Как известно, правоприменительная деятельность – одна из составляющих патентной системы государства. «Эта деятельность осуществляется судами, в частности, в их решениях по делам о нарушении патента, в соответствии с которыми патент на изобретение может быть как подтвержден, так и аннулирован, либо пределы его действия могут быть ограничены, поскольку весьма часто в защиту от иска о нарушении патента ответчик предъявляет встречный иск о недействительности патента» [33, 26]. Непосредственно, разрешая спор между конкретными спорящими сторонами, судебные решения регулируют в большой мере экономические отношения, но необходимость исследования вопроса о правомерности выдачи патента обусловливает их большое значение в отношении толкования норм патентного законодательства, а также непосредственно в их формировании – прецедент становится полноправной частью законодательства и методики оценки патентоспособности изобретения. В особенности это характерно для стран общего права – Англии, США и других англоязычных стран.  

  В странах Континентальной Европы и даже в Японии законы основаны на римском праве, в то время как США и Великобритания применяют прецедентное право. Это приводит к различиям в отношении сбора доказательств, продолжительности и стоимости судебного процесса, и, соответственно, при рассмотрении дел об одних и тех же изобретениях, решения могут быть различными в зависимости от страны, поэтому каждый раз необходимо спрашивать мнение местных адвокатов.

  В заключение настоящей главы представляется необходимым сказать о том, что законы об охране патентных прав подчас ограничены территорией страны, на которой они действуют; то, что в одной стране является правонарушением, в другой может им и не быть. В связи с этим, становятся все более актуальными вопросы гармонизации внутригосударственного законодательства с нормами международного права [10]. Участие России в международных договорах, устанавливающих обязательства в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности, служит основой для развития российского зако­нодательства с учетом основных международных тенденций.

  
  

  Заключение

  
  

  В заключение настоящей дипломной работы представляется возможным сформулировать следующие выводы.

  Одним из критериев патентоспособности изобретения является его промышленная применимость. При этом сам термин «промышленная применимость» не вполне четко отражает вкладываемое в него содержание. Этому термину дается самое широкое толкование, означающее, возможность использования изобретения практически в любой сфере человеческой деятельности. В отличие от критериев новизны и изобретательского уровня, критерий промышленной применимости нормами отечественного законодательства с уровнем техники и датой приоритета прямо не связывается.

  Доказано, что зарубежная патентная практика в отношении круга объектов патентоспособных изобретений отлична от отечественной с точки зрения отражения этого круга непосредственно в патентных законах. Однако общепринято в Европе, что не признаются объектами интеллектуальной собственности планы коммерческой, финансовой, предпринимательской деятельности, даже если они выражены во вполне материальной форме. В США же такие планы (способы устройства и ведения бизнеса) признаются объектами интеллектуальной собственности, при соблюдении ряда условий являются патентоспособными и подлежат правовой охране.

  Выявлено, что новизна изобретения представляет собой первый по значимости признак патентоспособного изобретения. По законодательству большинства исследованных стран изобретение отвечает критерию новизны, когда оно в целом не было описано ни в одном источнике. Если сведения об уровне техники, необходимые для достижения результата, каким является изобретение, могут быть получены из сочетания информации из нескольких источников, тогда речь уже должна идти не о новизне, а скорее об «изобретательском шаге или изобретательском уровне» изобретения.

  Установлено, что на сегодняшний день патентная система США как в части охраны изобретений, так и в части защиты нарушенных патентных прав остается уникальным правовым явлением. США являются единственной промышленно развитой страной, сохранившей у себя принцип “первого изобретателя” (это значит, что дата приоритета изобретения может устанавливаться не по дате подачи первой заявки в патентное ведомство, а по дате создания изобретения автором). Своеобразным требованием Патентного закона США является также необходимость указывать в заявке «наилучший вариант» реализации изобретения, при том что большинство патентных систем требуют лишь указания средств, достаточных для осуществления заявленного изобретения.

  Таким образом, в результате выполнения данной дипломной работы выявлено, что в процессе эволюции каждой из патентно-правовых систем обнаруживается закономерность развития критериев патентоспособности изобретений, заключающаяся в том, что вначале во всех патентно-правовых системах в качестве окончательного критерия отграничения изобретений от «не-изобретений» используется критерий формальной новизны заявленного объекта, по мере осознания его неудовлетворительности этот критерий трансформируют в критерий существенной новизны, для установлении факта соответствия которому привлекает понятия, объективно являющиеся субкритериями неочевидности, а в конечном итоге вместо критерия существенной новизны вновь вводят критерий формальной новизны, но при этом дополняют его критерием неочевидности в качестве самостоятельного окончательного критерия патентоспособности изобретения, единственно допустимого для суждения о наличии или отсутствии результата изобретательского творчества

  
  
  

  Литература

  
  

  1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.) // Российская газета. 25 декабря 1993г. №237.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая // Российская газета. 22.12.2006 г. №289; Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета. 22.12.2006 г. №289.

  3. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г., 2 февраля 2006 г.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №42. Ст. 2319.

  4. Федеральный закон от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. №6. Ст. 505.

  5. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение" (с изменениями от 11 декабря 2003 г.) // Патенты и лицензии. 2003. №11.

  
  

  6. Алябьев Л.С., Лагутин Л.Ф. Защита прав изобретателей и рационализаторов. – М., 1987. – 204 с.

  7. Барабашев А. Г., Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность и государство: зарубежный опыт. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. – 178 с.

  8. Баэрли Дж. Борьба с пиратством по-американски // Патенты и лицензии. 2005. №1. С. 8-10.

  9. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения. – М.: Юристъ, 2006. – 351 с.

  10. Близнец И.А. Основы регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации / Под ред. И. С. Яценко. –  М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. – 269 с.

  11. Гаврилов Э.П. Новизна изобретения // Патенты и лицензии. 2005. №12. С. 4-12.

  12. Гаврилов Э.П. О четвертой части ГК замолвим слово // Патенты и лицензии. 2007. №3. С. 2-4.

  13. Герман В.А., Дементьева В.Н., Калятин В.О., Сергеев А.П., Трахтенгерц Л.А.   Обсуждаем проект четвертой части Гражданского кодекса // Патенты и лицензии. 2006. № 5. С. 2.

  14. Гришаев С.П. Патентный закон Российской Федерации: комментарий. – М., 2004. – 192 с.

  15. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России. – М.: Юстицинформ, 2007. – 560 с.

  16. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005. – 416 с.

  17. Дозорцев В.А. Кодификация законодательства об исключительных правах (интеллектуальной собственности) // Дело и право. 1996. №4. С. 4-18.

  18. Дорофеев Д.Д. Патентоспособность изобретения в европейском патентном праве: Автореф. дисс. … к.ю.н. – М., 2004. – 18 с.

  19. Еременко В.И. Всемирная торговая организация и законодательство РФ об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2006. №10. С. 35-47.

  20. Еременко В.И. Новая редакция Патентного закона // Законодательство и экономика. 2003. №11. С. 26-41.

  21. Еременко В.И. Развитие законодательства об интеллектуальной собственности в Российской Федерации // Государство и право. 2004. №1. С. 37-54.

  22. Зарубежное патентное законодательство. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. Т. 2. – 368 с.

  23. Значительный рост подач из стран Северо-Восточной Азии среди рекордного числа международных заявок, поданных в 2006 г. Женева, 15.02.2007 // WIPO/PR/2007/476//www.int/pressroom/aruarticles/2007/article_0008.html/19.02.07

  24. Кайль А.Н. Постатейный комментарий к части IV ГК РФ. Правовая охрана интеллектуальной собственности. – М.: ГроссМедиа, 2007. – 191 с.

  25. Кастальский В.Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 328 с.

  26. Корзников А.М., Финкель Н.К. Зарубежный опыт судебного рассмотрения споров о квалификации изобретений. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. – 72 с.

  27. Корчагина Н.П. Новации части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации по вопросам использования результатов интеллектуальной деятельности юридическими лицами // Право и экономика. 2007. №9. С. 60-64.

  28. Кошкина Э. Американскую патентную систему ожидает реформа // #"#">#"#">#"#">#"#">#"#">#"#">#"#">#"#">#"#">#"_Toc185357416">Приложение №1

  Форма патента на изобретение, утвержденная приказом
  Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
  патентам и товарным знакам от 4 августа 2004 г. № 38

  
  

  
  
Скачать дипломную работу